Ansvar for tjenesteudbyders uberettigede brug af varemærke

EU-domstolen afsagde den 3. marts 2016 dom i sag C-179/15 vedrørende fortolkningen af varemærkebrug i forbindelse med en tjenesteudbyders brug af et varemærke, hvis underliggende licensaftale var ophørt.

Sagens parter var henholdsvis Daimler, som er ejer af det internationale varemærke Mercedes-Benz, og et ungarsk værksted, som specialiserede sig i Mercedes-Benz biler, herunder salg af reservedele og reparation af køretøjer.

Det ungarske værksted havde fra 2007 til 2012 en aftale med Daimler, hvorefter værkstedet var berettiget til at anvende varemærket Mercedes-Benz i sin egen markedsføring. I 2011 indgik værkstedet en aftale med "MTT" (i grove træk, det ungarske "De Gule Sider") om en annonce, hvoraf værkstedet skulle fremgå som " værksted autoriseret af Mercedes-Benz". Annoncen blev udarbejdet af MTT og placeret på deres egen hjemmeside. Som følge af en meget almindelig forretningsmæssig praksis inden for visse reklamevirksomheder, havnede annoncen dog også på andre hjemmesider.

Licensaftalen udløb 31. marts 2012 og blev ikke fornyet. Værkstedet rettede herefter henvendelse til MTT og de andre virksomheder og bad dem ændre annoncerne, således at værkstedet ikke længere fremgik som autoriseret af Mercedes-Benz.

Af ukendte årsager foretog MTT sig dog intet, og annoncen forblev uændret på MTT og flere af de andre hjemmesider. Herefter anlagde Daimler sag mod værkstedet med påstand om, at de fik annoncerne fjernet.

Domstolen i Budapest rettede under sagen henvendelse til EU-domstolen og bad dem uddybe, om der er tale om brug af et varemærke, når den pågældende tredjemand ikke selv har anbragt annoncen, og når han udtrykkeligt har anmodet annonceudbyderen og andre hjemmesideudbydere om at fjerne den eller henvisningen til varemærket heri.

Domstolen lagde i deres afgørelse særlig vægt på formuleringen af varemærkebrug i direktivet, eftersom de nævnte eksempler på varemærkebrug i artikel 5, stk. 3, alle er formuleret som en aktiv handling: "anbringe", "anvende", "udbyde", "markedsføre" etc.

Denne betragtning sammenholdt med det almindelige princip om, at ingen er forpligtet til det umulige udmundede i en for værkstedet fordelagtig fortolkning af varemærkedirektivet.

Domstolen konkluderede således, at en tredjemand ikke foretager varemærkebrug (som kan forbydes af indehaveren), når han udtrykkeligt har anmodet udbyderen om enten at fjerne annoncen eller at fjerne varemærkehenvisningerne i den. Tredjemand bruger herved ikke længere varemærket, og udbyderen må derfor anses som bruger, hvorfor varemærkeindehaveren må gribe ind over for denne, indtil annoncen eller varemærkehenvisningerne er fjernet.

Den endelige forpligtelse til at forbyde den uberettigede brug af varemærket pålægges altså i disse tilfælde varemærkeindehaveren.

Domstolen påpegede desuden varemærkeindehaverens fortsatte mulighed for

1. at gribe direkte ind over for de hjemmesider, hvor den gamle annonce stadig fremgik og
2. at kræve, at tredjemand i henhold til national ret tilbagebetaler en eventuel økonomisk fordel, han skulle have fået ved fortsat at annoncere i tilknytning til varemærkeindehaveren.