Propiedad industrial e indemnizaciones punitivas: ¿qué aporta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea As. C-367/15?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto en Sentencia de 25 de enero de 2017 una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo polaco en el asunto Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa c. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, As. C-367/15. Según el Derecho polaco en caso de infracción de un derecho de autor, el titular del mismo (la entidad de gestión) puede reclamar al infractor el doble del precio de la licencia o, si la infracción es culposa, el triple del precio de la licencia. El Tribunal Supremo polaco tenía dudas sobre la compatibilidad de esta disposición con la Directiva 2004/48/CE, teniendo en cuenta que el Considerando 26 de la Directiva señalaba que el sistema compensatorio ante la infracción podía basarse en “los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho” (lucro cesante) o “los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor” (que es un criterio de enriquecimiento injusto), más el daño moral. También permitía una tercera posibilidad: la de la regalía hipotética (otro criterio de enriquecimiento injusto), tal y como expone el Considerando 26 “el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate”. Sin embargo, deja claro que este sistema no tiene como objetivo “instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo”.

El Tribunal de Justicia considera que la Directiva es una Directiva de mínimos y los Estados pueden establecer criterios de indemnización distintos de los previstos en la Directiva sin que eso suponga una infracción de la Directiva. La consideración como Directiva de mínimos es, en mi opinión, un obiter dictum y crea cierta inseguridad jurídica (recordemos que en materia de agotamiento en el Espacio Económico Europeo el TJUE declaró que la norma no podía ser ampliada por los Estados). La lectura de la sentencia revela que el TJUE no tiene claro que se trate de una norma punitiva basándose en ciertas circunstancias fácticas: el importe bajo del cánon percibido por la sociedad de gestión (según cuenta la sentencia los costes de reclamación, más el daño moral, más los intereses superaban con mucho el doble del cánon). Es decir, el Tribunal deja imprejuzgado si las indemnizaciones punitivas son compatibles con la Directiva. De hecho dice explícitamente en el Considerando 29 “sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si el establecimiento de indemnizaciones llamadas «punitivas» es o no contrario al artículo 13 de la Directiva 2004/48” (, no parece que la norma aplicable en el litigio principal implique la obligación de pagar tales indemnizaciones. De hecho en el Considerando 31 indica “no puede excluirse que, en casos excepcionales, la indemnización de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipotético exceda de forma tan clara y considerable del perjuicio realmente sufrido, de modo que una solicitud en este sentido podría constituir un abuso de derecho, prohibido por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48”.

¿Cómo afecta esta interpretación del TJUE a los litigios de patentes en España?

Es sabido que el legislador, probablemente por un defecto de intelección de la Directiva 2004/48/CE, redactó de modo deficiente el artículo 64.2 de la Ley de Patentes

Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta , a elección del perjudicado :

1. Las consecuencias económicas negativas , entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado . En el caso de daño moral procederá su indemnización , aun no probada la existencia de perjuicio económico .

2. La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho . Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores , la importancia económica del invento patentado , la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

El párrafo a) podría haberse interpretado como que el perjudicado puede pedir todos los perjuicios sufridos (lucro cesante), más todos los beneficios obtenidos por el infractor (enriquecimiento injusto). Esta interpretación obviamente es fácilmente reducible al absurdo, además de estar en contradicción con principios básicos del Derecho de daños español y de responsabilidad extracontractual. Se trata de una transcripción bastante literal (añadiendo “a elección del perjudicado”) del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE “Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho”. Sin embargo, a pesar de la paupérrima técnica jurídica del legislador de la Unión Europea, con expresiones como “tener en cuenta”, leída la norma a la luz del Considerando 26 era evidente que no se podían acumular criterios, por más que el legislador hubiera hecho un totum revolutum en la letra a) del artículo 64.2 de la Ley de Patentes. Salvo alguna sentencia aislada (la del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de 19 de octubre de 2007 sea probablemente la más conocida), los Tribunales españoles han rechazado de modo tajante la acumulación de los criterios de lucro cesante (perjuicio causado al titular de la patente) y de enriquecimiento injusto (beneficios obtenidos por el infractor).

En la Ley de Patentes 24/2005 se clarifica esta cuestión y se deja claro que no se pueden acumular lucro cesante y beneficios obtenidos por el infractor, sino que son opciones excluyentes. Es de lamentar que todavía siga el pie forzado del texto de la Directiva y lo plantee como dos opciones cuando son tres o que empleen expresiones vagas como “tener en cuenta”:

“Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico”

La regalía hipotética se contempla como otra opción

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

Es evidente que esta opción no introduce en nuestro Ordenamiento una indemnización punitiva. No autorizaría al Tribunal a fijar la regalía hipotética entendida como sanción, sino que facilita la labor del juez al permitir una indemnización a tanto alzado en la que se tengan en cuenta diversos factores enunciados en la norma.

La nueva ley prevé –como hace la Ley de 1986- las multas coercitivas (tomadas de las “astreintes” de Derecho comparado). Estas multas sí tienen un carácter punitivo, ya que estamos ante casos de resistencia a la orden emanada por la autoridad judicial (principalmente en acciones de cesación).

En conclusión, en el sistema español de protección de la propiedad industrial no existe la posibilidad de exigir daños con carácter punitivos. No hay ninguna razón para introducir en nuestro ordenamiento este corpus alienum, que sería contrario al Derecho de daños y a elementales consideraciones de seguridad jurídica y de igualdad: las infracciones de derechos de propiedad industrial no son más graves que las lesiones personales u otro tipo de daños extracontractuales.