La "convalida" del marchio di fatto nel settore vitivinicolo – Il caso Roagna

L'istituto della convalida del marchio è disciplinato nell'ordinamento italiano dall'art. 28 CPI, ai sensi del quale: "1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore [registrato] e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante 5 anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato, sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede […]" (enfasi aggiunte).

La ratio di tale istituto è da rinvenirsi nel contemperamento di due diversi interessi:

1. da un lato, quello del titolare del marchio posteriore a non veder vanificati gli investimenti sostenuti nel corso degli anni per l'accreditamento del proprio segno; e dall'altro lato,
2. quello del consumatore a non vedersi mutata repentinamente una situazione di fatto ormai consolidata.

Uno dei temi più dibattuti in punto di convalida attiene all'applicabilità o meno di tale istituto non solo ai marchi posteriori registrati, come recita testualmente la norma, ma anche ai marchi posteriori non registrati, altrimenti detti marchi di fatto.

L'esito di tale dibattito potrebbe assumere particolare rilievo in un settore quale quello vitivinicolo in cui la presenza di imprese, facenti capo a soggetti pressoché omonimi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio, è molto frequente e non sempre le realtà imprenditoriali, soprattutto le più piccole, decidono di tutelare tramite la registrazione i diritti di esclusiva sui propri segni distintivi.

A tal proposito, una decisione piuttosto recente del Tribunale di Torino (Luca Roagna in proprio e quale legale rappresentante della società I Paglieri S.s. v. Az. Agr. Roagna Giuseppe di Roagna Marco, 18 aprile 2016) pur non essendosi spinta sino ad applicare in senso stretto l'istituto della convalida anche al marchio di fatto, ha comunque escluso la confondibilità tra il marchio anteriore non registrato Roagna e l'identico marchio posteriore non registrato, in considerazione del fatto che quest'ultimo veniva utilizzato da oltre 20 anni - nella consapevolezza e senza l'opposizione - del titolare del marchio anteriore.

Ad opinione del Tribunale infatti, la circostanza che il marchio Roagna fosse stato adottato, da ormai lungo tempo, da entrambe le società quale segno distintivo delle rispettive produzioni vitivinicole, dimostrerebbe l'assenza di qualsiasi rischio di confusione tra le due imprese e dunque la possibilità per il titolare del marchio non registrato anteriore Roagna di far valere la contraffazione dello stesso ad opera dell'identico marchio non registrato posteriore.

Per usare le parole del Tribunale, tale limite alla tutela "affond[erebbe] le sue radici nei principi generali che costituiscono la ratio dell'istituto della convalida, previsto dall'art. 28 CPI a beneficio dei soli marchi registrati, [cioè a dire] consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto ed eliminando uno stato di incertezza".

In conclusione, la decisione del Tribunale di Torino potrebbe costituire un piccolo passo in avanti verso il riconoscimento di una vera e propria applicazione analogica dell'istituto della convalida anche ai marchi posteriori non registrati.

Con la differenza che - quantomeno nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale - la tolleranza ritenuta rilevante ai fini che qui ci occupano dovrebbe perdurare per un periodo molto più lungo di quello previsto dalla norma per i marchi posteriori registrati (20 anni a fronte di 5).