Nullità di Denominazione di Origine Protetta: a chi spetta decidere? Rispondono le Sezioni Unite della Cassazione

Con ordinanza n. 21191 del 13 settembre 2017, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riconoscendo alla DOP la natura giuridica di “diritto di proprietà industriale”, ha affermato, in un caso di conflitto tra marchio anteriore e denominazione di origine protetta, la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla dichiarazione di nullità della DOP.

La società Duca di Salaparuta S.p.A., titolare del marchio anteriore "Salaparuta", aveva adito il Tribunale di Milano a tutela del proprio titolo, per ottenere l’accertamento e la dichiarazione di nullità dell'omonima DOP, successivamente conferita a livello nazionale ed europeo ad un gruppo di produttori di vino siciliani. Chiedeva inoltre l'attrice di accertare la violazione del marchio "Salaparuta" da parte della successiva DOP, la condanna del gruppo dei produttori di vino "Salaparuta" e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per concorrenza sleale (avendo il primo richiesto e il secondo accolto in mala fede la DOP "Salaparuta" ben sapendo dell’esistenza dell’antecedente marchio "Salaparuta") ed infine l’inibitoria a qualsiasi uso della DOP e il ritiro dal commercio di tutti i prodotti recanti la denominazione.

Con particolare riguardo alla validità della DOP, le convenute hanno quindi sollevato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano, chiedendo alla Corte di Cassazione di pronunciarsi in merito.

Secondo le convenute, la registrazione della DOP "Salaparuta" era, infatti, avvenuta sulla base del Regolamento UE n. 479 del 2008 (artt. 38 e 39), che prevede, per la registrazione della denominazione, una procedura articolata in due fasi: una preliminare davanti agli organi nazionali e una successiva davanti la Commissione dell'Unione Europea che, se conclusa con successo, conferisce definitiva protezione alla denominazione, approvandone anche il relativo disciplinare.

Ritenendo oggetto della domanda di nullità l'atto di riconoscimento (nazionale ed europeo) - e non invece esclusivamente il diritto riconosciuto - secondo le convenute, il sindacato del Giudice Ordinario nazionale sulla nullità della registrazione era da escludersi, dovendo invece questo competere a:

• il giudice italiano amministrativo per la validità del decreto ministeriale preliminare di riconoscimento della DOP e approvazione del relativo disciplinare;
• la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la validità del provvedimento finale di riconoscimento da parte della Commissione.

La tesi non è stata tuttavia accolta dalle Sezioni Unite, che hanno invece ritenuto il Giudice Ordinario (nella specie il Tribunale di Milano) correttamente adito per giudicare sulla validità della denominazione di origine.

Richiamando la natura e la funzione della DOP, a garanzia di una determinata provenienza geografica e delle qualità esclusive del prodotto, la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato come l'ampiezza e completezza di tale tutela non possano che condurre a concludere per la sua inequivoca natura giuridica di "diritto di proprietà industriale" (e non invece di interesse legittimo) ai sensi dell'art. 1 del CPI, che al riguardo stabilisce come "ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali".

La Corte ha così affermato che, salvo il caso in cui sia in discussione la regolarità amministrativa dei provvedimenti concessivi, come per qualsiasi altro diritto IP, è validamente proposta al Giudice Ordinario nazionale la domanda di nullità di una denominazione di origine, considerato che “la domanda di nullità di registrazione della DOP ha un contenuto analogo a quello di una domanda di nullità di un marchio del quale si neghi il contenuto di esclusività, essendo diretta ad evidenziare la natura abusiva, confusiva e parassitaria di una DOP coincidente con un marchio anteriore”.

È poi del pari da escludersi, secondo le Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte di Giustizia UE, essendo la procedura a due fasi prevista dal Reg. n. 479/2008 applicabile solo alle domande proposte successivamente all'entrata in vigore del Regolamento. La registrazione della DOP Salaparuta è stata invece effettuata ai sensi dell'art. 51 dello stesso regolamento, secondo cui le denominazioni già precedentemente riconosciute a livello nazionale sono da ritenere automaticamente protette una volta che gli Stati Membri abbiano trasmesso alla Commissione i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali di approvazione.

Tale riconoscimento sostanzialmente automatico da parte della Commissione non presenta dunque, secondo la Corte, profili di diversità che giustificherebbero dubbi sulla sindacabilità della validità della registrazione della DOP da parte del giudice italiano.

La questione è quindi stata nuovamente rimessa al Tribunale di Milano avanti il quale l’azione era stata originariamente proposta.