Un éclairage à 360° du Tribunal de l’Union Européenne en matière d’enregistrement de marque 3D

TUE, 26 mars 2020, T‑752/18, Tecnodidattica SpA/EUIPO

Contexte

Le 13 janvier 2016, la société italienne Tecnodidattica SpA, a présenté une demande de marque de l’Union européenne portant sur la forme 3D d'un socle de lampe ou de globe terrestre, et visant notamment de tels produits en classes 11 et 16.

Le signe tridimensionnel tel que déposé est reproduit ci-dessous :

La division d’examen a rejeté cette demande de marque, estimant que le signe est dépourvu de caractère distinctif. Saisie d’un recours, la chambre de recours va confirmer cette décision, mais sur le fondement de l’article 7(1) e) ii) refusant à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

La société Tecnodidattica SpA forme un recours contre la décision de la Chambre de recours.

La décision du Tribunal

Dans un jugement didactique, le Tribunal opère d’abord un rappel utile des différents critères dégagés en matière de signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique :

- L’exclusion du critère de multiplicité des formes. Le fait que la forme doive être « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d’obtenir ce résultat [1].

- Les caractéristiques essentielles du signe en cause doivent être identifiées, et il convient de vérifier si elles répondent toutes à une fonction technique à l’égard du produit [2].

- L’exclusion de l’article 7 (1) e) ii) ne trouverait pas à s’appliquer lorsque le signe porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non-fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important [1].

- L’exclusion pour caractère fonctionnel n’est pas limitée aux seuls signes constitués par la forme d’un produit en tant que tel, mais peut également porter sur la forme d’une partie d’un produit si cette forme présente d’un point de vue quantitatif ou qualitatif une partie significative du produit [2].

S’appuyant sur les principes ainsi rappelés, le Tribunal va ensuite examiner chacun des griefs invoqués par la requérante, pour les rejeter un à un.

Le Tribunal précise en premier lieu que toutes les caractéristiques essentielles du signe en cause, telles qu’identifiées de manière exhaustive par la Chambre de recours, répondent à une fonction technique, à savoir celle ce permettre à des lampes ou des globes de reposer sur une assise, et que ces globes puissent être examinés sous tous les angles.

Le Tribunal rappelle ensuite qu’il est indifférent qu’il puisse exister des formes alternatives permettant d’obtenir le même résultat ou que le signe revendiqué ne serait similaire à aucune autre forme des produits en cause actuellement sur le marché. Pour le Tribunal, la seule question est de savoir si les caractéristiques essentielles identifiées répondent à la fonction technique du produit.

La requérante faisait enfin valoir que la forme dont la protection était demandée comportait des éléments ornementaux ou fantaisistes qui joueraient un rôle important dans la forme du produit.

Pour le Tribunal, les éléments relevés ne jouent aucun rôle autonome par rapport aux caractéristiques essentielles et indispensables pour l’obtention d’un résultat technique. Ces éléments ne jouent en outre pas un rôle important dans la forme en cause, n’étant ni particulièrement fantaisistes ni frappants.

Le Tribunal rejette donc le recours.

Commentaire

Ce jugement est une nouvelle illustration de la difficulté d’obtenir devant l’office communautaire l’enregistrement à titre de marque d’un signe constitué par la forme d’un produit ou d’une partie de produit.

La tentation peut être grande de vouloir obtenir une protection – pour une durée potentiellement illimitée – sur la forme de produits à vocation utilitaire.

A défaut de comporter des éléments esthétiques jouant un rôle essentiel dans l’apparence du produit par rapport aux caractéristiques fonctionnelles, une telle entreprise paraît vouée à l’échec.

Cette décision est certainement aussi à mettre en parallèle avec un autre jugement du Tribunal, déjà commenté ici [3], dans une affaire portant sur la représentation de la forme d’une bouteille. Dans cette affaire, le Tribunal avait justement annulé la décision de la Chambre de recours qui avait rejeté la demande d’enregistrement (sur le fondement du défaut de caractère distinctif énoncé à l’article 7 (1) b)), estimant que si la forme avait une fonction technique, ses caractéristiques étaient peu communes et ajoutaient à la valeur esthétique de la bouteille qui serait mémorisable pour le public concerné, et que cette forme revêtait donc un caractère distinctif.

[1] CJUE, C 48/09 P , 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI; CJUE, T 44/16, 31 janvier 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals

[2] CJUE, C 337/12 P à C 340/12 P, 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry

[3] TUE, 3 octobre 2018, T-313/17, Wajos GmbH/EUIPO