Arrêt SKY du 29 janvier 2020, la Cour de Justice interprète les motifs absolus de nullité en matière de marque et précise la notion d'enregistrement de mauvaise foi.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2020 : Sky plc e.a. contre Skykick UK Limited et Skykick Inc

Contexte de l’affaire

Sky Plc (« Sky »), l’opérateur de télévision par satellite britannique bien connu, est titulaires dans de nombreux pays de diverses marques portant sur la dénomination SKY et enregistrées pour un grand nombre de classes couvrant un très large éventail de produits et services, ces listes comprenant notamment des termes très généraux tels que « logiciels informatiques » (classe 9) et « stockage de données » (classe 38).

Les sociétés SkyKick sont des sociétés informatiques offrant des outils logiciels de migration et de stockage de données dans le cloud ainsi que de gestion d’applications cloud.

Sky a introduit une action en contrefaçon de ses marques SKY contre les sociétés SkyKick devant la High Court of Justice (England & Wales), estimant que l’usage par celles-ci du nom SkyKick pour les produits et services précités portaient atteinte à ses marques.

Sky ne propose aucun produit ou service de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage dans le cloud et que rien n’indique que Sky projetterait de le faire à l’avenir.

A titre reconventionnel, les sociétés SkyKick ont formé une demande en nullité des marques SKY invoquées, faisant valoir que ces marques ont été enregistrées pour des biens et des services qui ne sont pas spécifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Les sociétés SkyKick soutiennent également que les marques en cause ont été enregistrées de mauvaise foi, car Sky n’aurait pas l’intention de les utiliser pour tous les produits et services visés par ces marques.

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a posé les questions suivantes à la Cour de justice :

• une marque de l’Union européenne ou une marque nationale enregistrée dans un État membre peut-elle être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes du libellé des produits et des services ne sont pas suffisamment clairs et précis ?
  

• un terme général tel que “logiciel” désigne-t-il des produits qui sont trop variés pour ne pas être suffisamment clair et précis ?
  
  
• le fait qu’une marque de l’Union européenne est enregistrée sans aucune intention de l’utiliser constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?

L'exhaustivité de la liste des motifs absolus de nullité

A la première question, la Cour répond par la négative, justifiant sa décision par le fait que les motifs absolus de nullité énumérés par la directive 89/104 (en particulier son article 3) et le Règlement 40/94 (et plus précisément ses articles 7, 51 et 96) le sont de manière exhaustive et que le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement d’une marque nationale ou communautaire n’y figure pas.

La Cour rejette ensuite la position développée par l'Avocat Général dans ses conclusions et selon laquelle l’usage de termes généraux tels que « logiciels » serait injustifié et contraire à l'intérêt public car conférant au titulaire un monopole d'une immense ampleur qui ne pourrait être justifié par aucun intérêt commercial légitime du titulaire, et qu’un tel enregistrement pourrait être invalidé comme étant contraire à l’ordre public (article 3(1)9f) de la Directive et article 7(1)9f) du Règlement).

Pour la Cour, la notion d’« ordre public » au sens de la Directive et du Règlement ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que la clarté et la précision des termes employés pour désigner les produits ou les services visés par cet enregistrement, indépendamment des caractéristiques du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé.

Intention d'utilisation d'une marque et enregistrement de mauvaise foi

La Cour de justice s’attache ensuite à la question de savoir si la Directive et le Règlement doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi.

La Cour s’appuie sur sa récente décision "Koton" (C-104/18P, arrêt du 12 septembre 2019) : la mauvaise foi est caractérisée quand la demande d’enregistrement d’une marque est déposée par le titulaire non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent.

La Cour précise que la mauvaise foi ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, le demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande, mais doit résulter d’indices pertinents et concordants qu’une telle intention de nuire aux intérêts d’un tiers ou d’obtenir, sans même viser un tiers, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant d’une fonction de la marque.

C’est ce dernier point qui laisse ouverte la possibilité d’obtenir la nullité d’enregistrements de marque sur le fondement de la mauvaise foi lorsqu’il est possible de prouver que le demandeur n'avait pas l'intention d'utiliser la marque à la date de dépôt pour les produits et services pour lesquels elle est demandée.

La Cour a également estimé que lorsque le motif de mauvaise foi ne concerne que certains des produits ou services désignés par la marque, la nullité n’affecte que ces produits ou services.

Commentaire

La décision de la Cour de justice peut être accueillie avec un certain soulagement pour les titulaires de marques dont le libellé des produits et services inclut des termes généraux tels que "logiciel informatique".

Mais cette décision doit également les amener à être prudents avant de déposer des marques et rédiger des libellés très larges, car cette décision laisse ouverte la possibilité que de telles marques soient attaquées sur la base de la mauvaise foi lorsqu'il n'y a pas de raison et de logique commerciale pour un libellé aussi large, en particulier lorsque de telles demandes sont déposées de manière défensive sans qu'il y ait une réelle intention d'utilisation.