El registro y carácter distintivo de las marcas sonoras según la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de julio de 2021, asunto T-668/19.

En la Sentencia del Tribunal General (“TGUE” en adelante) de 7 de julio de 2021, asunto T-668/19, se trata un supuesto en el que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO” en adelante) denegó el registro de una marca sonora. Esta sentencia es idónea para desgranar las características que un sonido requiere por designación legal y jurisprudencial para gozar de carácter distintivo y, en definitiva, poder ser registrado como marca. Antes de entrar al fondo, conviene presentar el marco normativo que permite registrar signos sonoros.

En materia de marcas nacionales españolas, el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas (“RD-l de transposición” en adelante) propició una reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM” en adelante) en la que se modificó, entre otros artículos, el art. 4 LM que contiene la definición del concepto de marca. La modificación más significativa fue la supresión del requisito de que la marca debiera ser susceptible de representación gráfica. Esto se explica en el apartado II de la exposición de motivos del RD-l de transposición y en el considerando 13 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (“Directiva de marcas”, en adelante). Ello no significa que bajo la normativa anterior no se pudieran inscribir marcas sonoras (apdos. 33 y 34 de la STGUE de 13 de septiembre de 2016, asunto T‑408/15, Globo Comunicação e Participações S/A), sino que aquello que se inscribía era la representación gráfica del sonido, comúnmente, el pentagrama o la onda de sonido. Esto contrasta con la situación actual, porque es posible inscribir archivos de audio reproducibles por cualquier interesado accediendo del expediente digital de la marca.

La razón detrás de esa modificación, desarrollada en la Exposición de Motivos de la LM, fue que la tecnología avanzó tanto que permitía representar signos mediante diversos formatos sin limitarse al gráfico, lo cual convertía al requisito de representación gráfica en uno desfasado con respecto a las posibilidades técnicas de representación. Hay que destacar que esta normativa no es una foto fija del momento en que se promulgó, sino tiene su fin en dar cabida a nuevos formatos de representación de signos que actualmente no existen. Con lo cual, siempre que defina con claridad qué es la marca y esta sea susceptible de distinguir productos y servicios de una empresa, es posible emplear en la representación del signo cualquier tecnología disponible en cada momento. En efecto, si se cumplen las condiciones de representación (que el objeto de protección sea representado de forma clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva), tanto la autoridad competente, como el público en general podrán determinar en qué consiste la marca, más allá de la tecnología empleada para ello.

Paralelamente, en materia de marcas de la Unión Europea se reformó el antiguo Reglamento (CE) n o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, dando lugar al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE” en adelante), cuyo el art. 4, según se extrae de las explicaciones contenidas en el considerando 10 tiene el mismo espíritu normativo que la Directiva de marcas. Centrándonos en el caso que nos ocupa, según el primer inciso del referido artículo, los sonidos son susceptibles de inscripción siempre que cumplan dos requisitos cumulativos: sean apropiados para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (distintividad o carácter distintivo) y sean representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (EUIPO) con las condiciones explicadas en el párrafo anterior del presente escrito.

Comentario a la sentencia

La STGUE de 7 de julio de 2021, asunto T-668/19 es útil para explicar este contexto normativo. La marca cuyo registro se solicitó es un signo sonoro que recuerda el sonido que se produce al abrir una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos. La recurrente aportó un archivo de audio al presentar la solicitud de registro, el cual se puede consultar en su expediente de la EUIPO, número de solicitud 017912475. Resumidamente, las clases de productos para los cuales solicitó la marca son; 6, productos metálicos para almacenamiento y transporte (en particular, latas); 29, productos lácteos (en particular bebidas de yogur, leche o de almendras); 30, bebidas de café; 32; bebidas (incluidas cervezas, bebidas no alcohólicas, zumos, bebidas carbonatadas) y 33, bebidas alcohólicas (excepto cervezas). Es relevante que algunas de esas bebidas contienen gas carbónico y otras no, porque, como se verá a continuación, esto fue usado como un argumento por el recurrente.

- Actuaciones ante la EUIPO

El obstáculo principal con el que se encontró el recurrente, tanto durante la fase de examen, como en la resolución de la Sala de Recursos, fue que la EUIPO consideró que el signo que pretendía inscribir carecía de carácter distintivo. El argumento fundamental utilizado por la EUIPO fue que el sonido de apertura de la lata y las burbujas no difería de manera significativa de la norma o usos del sector, criterio aplicable a marcas tridimensionales (apdo. 12). La postura del recurrente fue que ese criterio no cabía aplicarlo en el caso por qué; respecto a productos que no contiene gas carbónico, ese sonido no es habitual en esos tipos de productos, con lo cual sí tiene carácter distintivo; y, con respecto a productos que sí contienen ese gas, los elementos sonoros del signo en proceso de registro sí se distinguen de los sonidos que producen productos del mismo tipo (apdo. 13). El TGUE estima que, pese a que el argumento jurídico principal utilizado por la EUIPO no resulta aplicable a marcas sonoras (apdo. 34), debido a que la EUIPO tuvo en cuenta la jurisprudencia anterior sobre marcas sonoras y los criterios extraídos de ella (STGUE de 13 de septiembre de 2016, asunto T‑408/15, Globo Comunicação e Participações S/A), no vicia su resolución la errónea aplicación a marcas sonoras del criterio aplicable a marcas tridimensionales.

- Doctrina del TGUE sobre marcas sonoras

Dice el TGUE que “Aunque el público suela percibir las marcas denominativas o figurativas como signos que identifican el origen comercial de los productos o servicios, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo está constituido únicamente por un elemento sonoro” (apdo. 25). Se requiere que el signo sonoro tenga cierta fuerza que permita al consumidor pertinente percibirlo y considerarlo como marca y no como elemento de carácter funcional o indicador sin características intrínsecas propias (apdo. 24). En efecto, un consumidor no está habituado a que un sonido refleje procedencia empresarial. La problemática del carácter distintivo de las marcas sonoras se entiende mejor gracias a la explicación que da el TGUE en un caso anterior, Globo Comunicação e Participações S/A (apdos. 43-45). Ahora bien, es común que, sectores como audiovisual, radiofónico, telefonía o incluso informática, se usen marcas sonoras, pero debido a la presencia del audio como un elemento funcional de esos medios de entretenimiento, para el público pertinente es difícil asumir que un sonido indique procedencia empresarial y no sea parte de las características intrínsecas propias de aquello que está consumiendo. La expresión “efecto espejo” (apdo. 46) que usa el Tribunal en ese caso resulta apropiada, pues, a oídos del consumidor, un sonido que no posea cierta fuerza pareciera que remitiera únicamente a si mismo, no a una procedencia empresarial. La barrera, entre el que tiene fuerza y el que no, se puede delimitar analizando la simpleza y la trivialidad del sonido desde cómo lo percibe el consumidor pertinente, no siendo por sí solo suficiente el hecho de que no sea habitual el uso de ese signo sonoro como indicador de procedencia empresarial para un producto concreto.

- Decisión del TGUE

En aplicación de la doctrina sobre la distintividad de marcas sonoras explicada, el Tribunal, pese a tomar en cuenta el hecho de que hay productos que contienen gas carbónico y otros que no, no lo considera un elemento relevante a efectos del resultado desestimatorio de las pretensiones del recurrente. En primer lugar, con respecto al sonido que hace la lata al abrirse. Lo considera un elemento técnico y funcional, intrínseco a una solución técnica determinada en el marco de la manipulación de bebidas para consumirlas (apdo. 40). En segundo lugar, con respecto al sonido que hacen las burbujas, considera que el consumidor percibirá el sonido del burbujeo como referente a bebidas (apdo. 42). En tercer lugar, con respecto al silencio tras la apertura y los 9 segundos de burbujeo. Considera que, pese a que lo habitual en el sector no es un silencio, sino un burbujeo instantáneo tras la apertura y de corta duración, ello es solamente una variante más de algo que el consumidor se espera y le resulta habitual para el mercado de las bebidas (apdo. 47). En esta última conclusión ejemplifica que el criterio aplicable para determinar la distintividad es la cierta fuerza que el signo sonoro tiene, y no lo habitual que resulte en productos de un sector determinado, ya que pese a que no sea habitual esa pauta (silencio y burbujeo largo), la misma no tiene la suficiente fuerza, pues a oídos del consumidor pertinente es algo trivial que remite al mismo producto, no a un origen empresarial.

Conclusion

A modo de conclusión, a la vista de la doctrina del TGUE, para que los signos sonoros sean acreedores de protección mediante el sistema de marcas, deberán refinarse los sonidos, de modo que eviten que sean excesivamente simples o triviales, para que revistan de la suficiente fuerza y sean susceptibles de producir el efecto de que público pertinente asocie el signo a un origen empresarial. Además, deberá atenderse a la funcionalidad y las características intrínsecas de los productos para los cuales se pretenda registrar el signo sonoro, para evitar que se use ese argumento en contra. Cuando se utilice un sonido relacionado con el producto o servicio concreto, como el sonido de apertura de la lata y el burbujeo, la vía es acudir a la figura de la adquisición de carácter distintivo con el uso (apdo. 51 de la STGUE de 13 de septiembre de 2016, asunto T‑408/15, Globo Comunicação e Participações S/A), útil para que signos “débiles” puedan ser percibidos por el público como indicativos del origen empresarial. Para ello, son claves las acciones publicitarias, promocionales o de marketing en las cuales se use ese signo de manera persistente, y que estas tengan gran recepción entre los consumidores. Lo anterior implica un resultado, que efectivamente haya habido un uso del signo que haga que los consumidores atribuyan a este un origen empresarial, que no resultaría necesario si el signo sonoro tiene suficiente fuerza distintiva en los términos expuestos.