Original text in English published at Pharmaceutical Patent Analyst, March 2017, Vol. 6, No. 2, Pages 45-47, DOI 10.4155/ppa-2017-0002 (http://www.future-science.com/doi/abs/10.4155%2Fppa-2017-0002)

La nueva Ley de Patentes española, Ley 24/2015, de 24 de julio de 2015, se publicó en el BOE el día 25 de julio de 2015 y entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2017 [1].

Esta nueva Ley de Patentes (Nueva LP) refuerza las patentes nacionales, armoniza la normativa española con las últimas modificaciones del Convenio sobre la Patente Europea "CPE" (Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000, que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007), introduce cambios en los procedimientos judiciales para especializarlos y aclara la legislación a la luz de la aplicación que se da a algunos aspectos de la actual Ley 11/1986 de Patentes (Actual LP) en la práctica [2].

Este artículo no tiene la intención de ser exhaustivo, sino que pretende ilustrar algunas de las novedades más importantes introducidas por la Nueva LP.

Abolición de patentes débiles

La Nueva LP establece un examen sustantivo obligatorio de las solicitudes de patente. A diferencia de ello, la Actual LP cuenta con un régimen opcional en el que los solicitantes pueden decidir si la concesión de sus patentes españolas se somete o no a un examen sustantivo. El sistema actual pretende beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, pero crea un mercado lleno de patentes débiles.

Nuevo sistema de oposición post-concesión

La Nueva LP introduce la posibilidad de presentar oposiciones frente a la concesión de las patentes nacionales en los 6 meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Frente a ello, bajo la Actual LP las oposiciones pueden presentarse durante la tramitación de la solicitud de patente y solo en los casos en que la patente se tramita con examen sustantivo. Esta nueva medida pretende acelerar el procedimiento de concesión de patentes nacionales. En cualquier caso, la Nueva LP establece la posibilidad de que cualquier tercero pueda presentar observaciones durante la tramitación de la solicitud después de la publicación de la solicitud de la patente (en la actualidad, esta posibilidad solo se incluye en el caso de tramitación sin examen sustantivo). En dichas observaciones, los terceros pueden referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención.

Modificación de patentes nacionales tras su concesión

En línea con las posibilidades introducidas por el Acta de revisión de del CPE de 29 de noviembre de 2000 [3] para patentes europeas, la Nueva LP incluye la posibilidad de que el titular de una patente nacional pueda modificar la patente una vez ha sido concedida. En particular, la Nueva LP incluye las siguientes posibilidades para los titulares de patentes nacionales: revocación o limitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) mediante la modificación de las reivindicaciones en cualquier momento y limitación solicitada ante el órgano jurisdiccional en el marco de un litigio cuando la validez de la patente sea impugnada. Además, se contempla que los tribunales puedan declarar la nulidad parcial de las reivindicaciones en los litigios cuando así se solicite en la demanda o en una reconvención. Estas revocaciones y limitaciones tienen efecto retroactivo. En cambio, bajo la actual LP, la solicitud de revocación o limitación de patentes nacionales mediante la modificación de sus reivindicaciones solicitada por el titular no es posible ni ante la OEPM, ni ante los tribunales. El titular solo puede renunciar a la totalidad de la patente o a algunas de las reivindicaciones de la patente, pero sin efecto retroactivo. Los tribunales españoles ya han tenido ocasión de lidiar con las limitaciones de patentes europeas en aplicación del artículo 138.3 CPE, sin embargo, ni la actual LP ni la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece nada al respecto. En consecuencia, los tribunales españoles están desconcertados a la hora de aplicar la limitación de las patentes europeas en aplicación del artículo 138.3 (véase, entre otros, el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Granada de 6 de julio de 2011 [4], que lidia con el primer caso de limitación de una validación de patente europea en España). La Nueva LP establece el procedimiento a seguir para hacer tales limitaciones, tanto para patentes nacionales como para validaciones de patentes europeas.

Tribunales especializados

La Nueva LP prevé que solo los juzgados mercantiles especializados en patentes pueden resolver asuntos en materia de patentes en primera instancia. Las Leyes de Marcas y Diseños se remiten a la Ley de Patentes en lo relativo a jurisdicción y normas de procedimiento. Por lo tanto, desde el 1 de abril de 2017, solo los juzgados mercantiles especializados en patentes, marcas y diseños podrán conocer de casos de patentes, marcas y diseños respectivamente. Actualmente solo hay juzgados mercantiles especializados en patentes, diseños y marcas nacionales en Barcelona. El 21 de diciembre de 2016 el Consejo General del Poder Judicial adoptó un acuerdo para conferir jurisdicción exclusiva en materia de patentes, marcas y diseños a algunos juzgados específicos de Barcelona, Madrid y Valencia [5]. Este acuerdo entrará en vigor el día 1 de abril de 2017, junto a la entrada en vigor de la Nueva LP.

Escritos Preventivos

La Nueva LP incluye de modo explícito la posibilidad de presentar escritos preventivos para evitar la concesión de medidas cautelares inaudita parte. Estos escritos preventivos se notifican al titular y, en el caso de que sean solicitadas medidas cautelares inaudita parte en los siguientes tres meses, el tribunal debe, a su juicio, decidir sobre dichas medidas con o sin audiencia al demandado. Si el solicitante de medidas cautelares considera que el escrito preventivo fue presentado ante un tribunal que no era competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante el tribunal que entienda competente, debiendo comunicar la existencia del escrito preventivo e identificar el órgano judicial que lo haya tramitado. Esta posibilidad de presentación de escritos preventivos existe en otros países europeos, tales como Alemania. La Actual LP no contiene ninguna previsión que permita el uso de escritos preventivos. Sin embargo, desde el año 2013, algunos potenciales demandados de medidas cautelares inaudita parte han intentado la tramitación de estos escritos con diferentes resultados. Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han admitido estos escritos preventivos (vid., entre otros, Auto de 18 de enero de 2013 "caso celecoxib" [6]; Auto de 3 de junio de 2013 "caso ácido zoledrónico") bajo el cumplimiento de algunas condiciones, mientras que los Juzgados de lo Mercantil de Madrid han venido desestimando estos escritos (vid. Auto de 29 de enero de 2014), argumentando que dicha posibilidad no se contempla en la legislación nacional y que existen otras posibilidades alternativas, como puede ser la acción de no infracción.

Reforzamiento de los modelos de utilidad

La Nueva LP amplia el ámbito de protección de los modelos de utilidad. La Actual LP solo se refiere a invenciones sobre objetos. En cambio, el nuevo ámbito de protección de los modelos de utilidad se extiende a cualquier producto, excepto composiciones farmacéuticas y las que recaigan sobre materia biológica, que se encuentran específicamente excluidas. Los procedimientos están excluidos de los modelos de utilidad tanto en la Actual como en la Nueva LP. A diferencia de la Actual LP, la Nueva LP iguala el estado de la técnica entre patentes y modelos de utilidad. La principal diferencia en los requisitos sustantivos entre patentes y modelos de utilidad es el nivel de invención, que es más bajo en el caso de modelos de utilidad. Respecto al procedimiento de concesión, la Nueva LP mantiene un procedimiento: (i) sin informe sobre el estado de la técnica ni examen de los requisitos sustantivos (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y (ii) con la posibilidad de presentar oposiciones durante el procedimiento. La Nueva LP introduce, además, el requisito de solicitar un informe sobre estado de la técnica para ejercitar acciones basadas en modelos de utilidad que será aplicable desde su entrada en vigor. La Nueva LP no incluye ninguna referencia a la posibilidad de que España forme parte de la cooperación reforzada en materia de patente unitaria y en el Tribunal Unificado de Patentes.

Referencias

1 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

3 Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecha en Múnich el 29 de noviembre de 2000.

4 Auto del Juzgado Mercantil de Granada de 6 de julio de 2011.

5 Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

6 Auto del Juzgado Mercantil de Barcelona de 18 de enero de 2013.

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