Licencias contractuales y derechos de propiedad industrial e intelectual

Entre los temas abordados, destacamos los siguientes: 

1. Según el ponente, el primero de los pasos a seguir consiste en centrar la negociación en un term sheet, en lugar de negociar sobre un borrador de contrato, que responda a preguntas como: ¿Quiénes son las partes? ¿Cuál va a ser objeto del contrato de licencia? ¿Cómo va a ser esa licencia? ¿Cuál va a ser el alcance territorial de la licencia? ¿Cuáles van a ser los productos licenciados? ¿Hasta cuándo va a durar la licencia? ¿Cuál va a ser el régimen de remuneración?, teniendo siempre en cuenta el régimen normativo aplicable y las cláusulas de elección de foro y de ley aplicable a las que con frecuencia se presta poca atención pero que son muy relevantes.
2. El ponente continuó explicando que es de suma importancia determinar el alcance de la licencia y delimitar con claridad si se incluye en el contrato, además de a la entidad licenciataria, a sus sociedades filiales y, en el segundo caso, si eso comprende tanto a las ya existentes como a las que puedan ser constituidas en el futuro.
3. Se insistió en la importancia de identificar con precisión los derechos licenciados a fin de que quede claro el objeto de la licencia, muy especialmente en el caso de licencias sobre patentes y solicitudes de patentes. Asimismo, se insistió en la importancia de identificar con precisión los secretos empresariales licenciados.
4. José Miguel Lissén destacó que se debe tener extremo cuidado con la transmisibilidad a terceros de los derechos licenciados y propuso algunas soluciones para evitar problemas.
5. El ponente dio algunos consejos sobre las pautas a seguir para permitir una ágil liquidación de las cantidades pactadas en concepto de canon por licencia.

*Esta nota es puramente informativa y no podrá ser interpretada como asesoramiento.