LOST IN TRANSLATION - Le Tribunal de grande instance de Paris juge que la marque BLUECAR n'est pas contrefaite par AUTO BLEUE

 Benoît Lafourcade, Géraldine Arbant

09-2018

Après s'être opposée avec succès à l'enregistrement des deux demandes de marque AUTO BLEUE de la Communauté urbaine de Nice Côte d'Azur sur la base de leur marque antérieure enregistrée pour BLUECAR, Bollore a eu connaissance de la poursuite de l’utilisation du signe par la Communauté urbaine de Nice, malgré les décisions de l'INPI (dont aucune n'a fait l'objet d'un recours de la part du demandeur) selon lesquelles les marques étaient similaires au point de prêter à confusion.

TGI Paris, 25 mai 2018, n°16/05528

Bollore a donc engagé une action en contrefaçon à l’encontre de la Communauté urbaine de Nice devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en s'appuyant notamment sur les décisions favorables rendues par l'INPI.

Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Paris (en désaccord avec l'INPI) a estimé que la marque AUTO BLEUE ne portait pas atteinte à BLUECAR. Dans son appréciation globale des signes, le Tribunal a expliqué que les deux signes sont visuellement et phonétiquement totalement différents. Conceptuellement, bien que les deux signes se réfèrent au secteur automobile et à la couleur bleue, le Tribunal considère que leur construction est différente (inversion + dans un terme contre deux termes) et que la traduction française du mot CAR serait VOITURE plutôt qu'AUTO. Le Tribunal, en rejetant le grief de contrefaçon, a conclu que ni les professionnels du secteur automobile ni le grand public ne percevraient les services fournis sous les signes comme provenant de la même entreprise.

Cette décision est particulièrement intéressante, car elle rappelle qu'une décision de l'INPI, même si elle est définitive, n'interdit pas au demandeur de commencer ou de poursuivre l'utilisation d'un signe qui a pourtant fait l’objet d’une décision d’opposition lui étant défavorable (il s'agit d'une décision administrative qui n'a aucun effet judiciaire).

En outre, cette affaire démontre que, en considérant tous les faits, un juge français pourrait arriver à une conclusion différente et donc rendre une décision différente à celle de l'INPI. Les titulaires de marques doivent garder cela à l'esprit dans leur stratégie de protection et de dépôt.

Toutefois, la motivation du tribunal de grande instance de Paris n'est pas entièrement convaincante. Le fait que les signes soient visuellement et phonétiquement différents ne devrait pas exclure que les similitudes conceptuelles puissent être considérées comme suffisantes pour créer un risque de confusion, en particulier lorsque, dans le cas présent, CAR pourrait être traduit en français à la fois par VOITURE et AUTOMOBILE, communément abrégé en AUTO.

Précédemment, dans des affaires similaires, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée en faveur de l'existence d'un risque de confusion entre signes malgré les différences visuelles et phonétiques (affaire SKINBREAKFAST contre PETIT DEJEUNER DE LA PEAU du 17 décembre 2003 et affaire CONQUEROR + logo contre CONQUERANT + logo du 2 juillet 1999).

Cette décision du Tribunal de Grande Instance de Paris peut être le signe d'un durcissement des juridictions françaises et que le simple fait que le signe litigieux est une traduction de la marque antérieure ne devrait pas suffire à caractériser la contrefaçon.

Au niveau de l'UE, les instances européennes semblent adopter une approche assez stricte et, dans des affaires récentes, le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté l’existence d’un risque de confusion dans les affaires EL CORTES INGLES (+ logo) contre THE ENGLISH CUT (décision du 27 octobre 2016), et BALLON D'OR contre GOLDEN BALLS (décision du 20 novembre 2014).

En tout état de cause, les décisions susmentionnées montrent que le simple fait qu'un signe soit une traduction d'une marque enregistrée antérieure ne conduit pas automatiquement à une constatation de contrefaçon fondée sur l'existence d'un risque de confusion.