Patentes esenciales para estándares y licencias FRAND: cómo reaccionar ante una oferta

 José Miguel Lissén, Patricia Liñán

12-2020

El despliegue masivo de las redes 5G y las formidables oportunidades y ventajas que confiere a los operadores en el mercado en la fabricación y comercialización de productos y en la prestación de servicios, así como en los ámbitos de la logística, el mantenimiento, etc. ha puesto el foco sobre la necesidad, por parte de esos operadores que actúan en el mercado poniendo en práctica patentes esenciales para estándares técnicos, (“Standard Essential Patents” o “SEPs”) de obtener licencias que les permitan explotar esas carteras de SEPs conforme a Derecho y, en particular, sobre las obligaciones que deberán cumplir tanto el licenciante como el licenciatario de las SEPs para asegurarse de que los términos de la licencia son justos, razonables y no discriminatorios (“Friendly, Reasonable and Non-Discriminatory” o “FRAND”) y, con ello, evitar incurrir en conductas reprochables desde el ámbito del Derecho de la competencia o del Derecho de patentes.

En este contexto, Bird & Bird ha organizado un seminario web donde ha abordado, con una orientación práctica, el fundamento normativo y jurisprudencial de los derechos y obligaciones de los titulares de carteras de SEPs en el proceso de negociación y conclusión de negociaciones encaminadas a la concesión de licencias de explotación de esas carteras de patentes, así como de las limitaciones que afectan al titular de una cartera de SEPs a la hora de hacer valer sus derechos frente a un tercero ante los órganos jurisdiccionales. Un foro a cargo de los socios José Miguel Lissén y Patricia Liñán y dirigido a los expertos jurídicos y empresariales internos de diferentes sectores de la actividad.
Entre los temas tratados, han destacado el origen de las normas SEP en Derecho de la competencia, la negociación de licencias FRAND (obligaciones del licenciante y del futuro licenciatario, consecuencias de su incumplimiento) y la compatibilidad de las licencias de SEP con el Derecho de la competencia.

La socia Patricia Liñán ha señalado que el Derecho de la competencia europeo solo contiene dos prohibiciones: los acuerdos restrictivos de la competencia (101 TFUE y 1 LDC) y el abuso de posición de dominio (102 TFUE y 2 LDC). Liñán también ha repasado los principales casos europeos como Standard Spundfass (2004), Orange Book (2009), Motorola (2014) y la sentencia Huawei c. ZTE (2014) y ha valorado el equilibrio entre el derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual. Liñán ha finalizado explicando la aplicación del Reglamento de transferencia de tecnología a los acuerdos de licencia.

Por su parte, el socio José Miguel Lissén ha recordado los términos a los que deberán ajustar su comportamiento tanto el licenciante como el futuro licenciatario al abordar una negociación encaminada a la obtención de una licencia FRAND y, en particular, ha incidido en la situación de partida, las obligaciones del licenciante y el licenciatario y las consecuencias de su incumplimiento. Entre otros aspectos, ha recordado la necesidad de que el receptor de una oferta de licencia muestre de inmediato su voluntad honesta de iniciar una negociación con el objetivo de suscribir un contrato en condiciones FRAND y ha hecho referencia a las metodologías que habitualmente utilizan los tribunales para la determinación y cuantificación de la regalía a abonar por el licenciatario al licenciante por la concesión de una licencia, para que ésta pueda ser calificada como FRAND.