La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil

 Manuel Lobato

10-2008

1. Introducción

El Ordenamiento jurídico protege las creaciones intelectuales de una manera amplia y relativamente indeterminada, en la medida en que establece una tipificación de las facultades patrimoniales y morales del derecho de autor, pero al mismo tiempo reconoce un derecho exclusivo de explotación (cfr. art. 17 LPI, y la diferencia con el artículo 270 CP, ya que no contiene ninguna lista de lo que constituye infracción de propiedad intelectual).

De acuerdo con el análisis efectuado por CARRASCO PERERA (en el Comentario a la Ley de Propiedad Intelectual dirigido por R. BERCOVITZ), al no existir definición de lo que debe considerarse infracción, la conclusión es que toda lesión del contenido del derecho supone infracción. Sin embargo, incluso por motivos de competencia material (los asuntos civiles o contractuales quedan excluidos de la competencia de los juzgados mercantiles), en muchas ocasiones hay litigios que deben ser resueltos por la Ley especial (LO 1/1982, de protección al honor; Ley 17/2001, de marcas; Código civil, para las cuestiones contractuales). En dichos casos la norma especial desplaza la norma general. La acción quedará limitada, por consiguiente, a los casos en que se infrinjan los derechos morales o patrimoniales de los autores y de los titulares de derechos conexos, siempre que no estén amparados en ninguna de las excepciones previstas en la Ley.

La delimitación del concepto de propiedad intelectual obliga a considerar los casos difíciles de la propiedad intelectual. Es especialmente polémico lo relativo a que constituye una obra, ¿es suficiente la trama argumental?

Se consideró infracción del derecho de autor un caso límite (lindando con la competencia desleal, SAP 17-II-2005):


Esa coincidencia se pone de manifiesto tanto de la práctica identidad del título (El Concurso del Siglo-El Gran Concurso del Siglo), como del tema central sobre el que versan ambos (El Siglo XX). También se constata en la comparación de aspectos concretos del desarrollo del concurso tales como número y distribución de los concursantes (en ambos se parte de grupos de tres concursantes); intervención de los personajes que como invitados especiales participan en cada programa (en ambos se incluye la invitación de personajes famosos en los diferentes campos tratados en el programa); preguntas sobre inventos del siglo o concursos de bailes y canciones (que se incluyen en ambos), intervención de una orquesta musical (que figura en ambos proyectos), Concursos sobre bailes específicos (se incluyen en los dos), Proyección de imágenes como ilustraciones de las preguntas a formular, entre otros


Sin embargo, el derecho de autor no lleva a extender los derechos del autor del guión original a nuevos guiones (SAP Madrid 6-XI-2006, El 98).

En Derecho comparado el juicio sobre la infracción se basa en un criterio estricto. Los elementos comunes o necesarios de la trama (scenes a faire) no son protegibles (casos Jurassic Park, Código da Vinci, etc.). Esta doctrina no siempre es seguida en España, cabe citar el caso Tiburón 3 STS 3-XII-1993, en la que se consideró que los distribuidores y productores de la película infringían el derecho de autor de Spielberg, a pesar de la banalidad del argumento (había, todo lo más, infracción de marca). También se ha considerado en algún caso que la inscripción de una marca per se supone infracción del derecho de autor (STS 19-IV-2007, caso Pumby). En un supuesto análogo, la jurisprudencia inferior ha negado que la inscripción de una marca sea infracción de los derechos de autor, cuando éstos habían sido cedidos con carácter exclusivo (SAP Valencia 17-VII-2006, el Guerrero del Antifaz).

Desde esta perspectiva, los derechos de propiedad intelectual presentan contornos específicos que los alejan de otros bienes inmateriales, como las marcas o las patentes. Así, el principio de tipicidad (característico de las patentes) no es igual en la propiedad intelectual (las diferentes facultades patrimoniales constituyen un claro ejemplo de complejidad en la que, además, se entrelazan múltiples derechos conexos y un buen número de entidades de gestión, basta referirse al distinto ámbito del agotamiento del derecho o al concepto de comunicación pública). En otras materias, sin embargo, los derechos de propiedad intelectual carecen de eficacia preclusiva o Sperrwirkung (es posible la doble creación) y la indemnización de daños y perjuicio (no así la cesación) requieren la culpa del infractor

La regulación de la acción de infracción se encuentra en el LIBRO III “De la protección de los derechos reconocidos en esta Ley”. Título I “Acciones y Procedimientos”. Artículos 138 a 143 LPI, que ha sido modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la LPI. La finalidad de la modificación es la transposición de la Directiva 2001/29/CE y atención a los aspectos propios de la realidad española. Igualmente se debe tener en cuenta la Ley 19/2006, que traspone en el Ordenamiento español la Directiva 2004/48/CE, especialmente en lo relativo a la modificación del artículo 256 LEC “Diligencias Preliminares”.

2. La acción de infracción

Cuando el derecho exclusivo conferido por el derecho de autor es infringido por un tercero, entra en juego la posibilidad del titular de la marca de demandar por violación del mismo. De este modo, la Ley otorga al titular un conjunto de acciones para salvaguardar la observancia de su derecho. Estas acciones -comprendidas en el término genérico acción de violación- son la acción cesatoria, la acción indemnizatoria, la adopción de medidas para evitar que se siga produciendo la violación (acción de remoción, que comprende también la destrucción de los bienes ilícitos) y la publicación de la sentencia. Tiene también especial interés la acción negatoria y las diligencias preliminares.

a) LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA ACCIÓN DE VIOLACIÓN

La Ley reconoce legitimación activa para ejercer la acción de violación al titular del derecho, al cesionario (también per facta concludentia (STS 20-VI-2006), al comunero y también por legitimación propia a las entidades de gestión y no sólo en relación con los derechos de gestión colectiva obligatoria (como el derecho de comunicación pública de los productores de obras audiovisuales, es necesario presentar la certificación prevista en el art. 150.2 LPI). No se exige, obviamente, la inscripción en el registro en caso de cesión.

b) LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA ACCIÓN DE VIOLACIÓN

Pueden ser demandados por violación de un derecho de propiedad intelectual todos los que participen en la misma. Cada acto de violación es un acto de infracción independiente y no es necesario demandar a todos los partícipes en el mismo.

La legitimación pasiva corresponde a quien realice cualquier infracción de los derechos reconocidos en la Ley. La SAP Madrid 11-X-2006 (Círculo de Bellas Artes, responsabilidad por aval o “endorsement”) considera que el que arrienda un local en el que se procede a la comunicación púbilca de fonogramas debe responder cuando aparecía en los programas con su logo y controlaba la realización del acto. No hace falta demandar a todos los infractores pues existe responsabilidad in solidum (SAP León 12-VII-2006, en relación con el derecho de autor sobre señalizadores de rutas de senderismo, en la sentencia se señala que no es necesario demandar a la Administración usuaria de los derechos; es posible, sin embargo demandar sólo a la Administración, fiestas del ayuntamiento de León, STS 24-XI-2006). Hay igualmente legitimación pasiva de los intermediarios a los que ha recurrido el infractor para la infracción (art. 138, 3er párrafo LPI). Se trata de una modificación introducida por la Ley 23/2006. No es un caso de legitimación necesaria, sino potestativa, ya que el intermediario no necesariamente cometerá una infracción (cfr. En la jurisprudencia estadounidense los casos Grokster y Sony). En este punto prevalece la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (SAP Huelva no hay responsabilidad del que sigue instrucciones para creación de página web 15-III-2004). La responsabilidad de la LSSI Ley 34/2002, se determina en el art. 16 (en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos):


1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:


a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador


Un problema particular se plantea cuando la Administración sea demandada por violación de un derecho de autor. ¿Se trata de una acción de responsabilidad civil competencia de los Tribunales contencioso-administrativos? Entiende Rodrigo BERCOVITZ (para los litigios de violación de propiedad intelectual) que sí, comentario de la STS 26-VI-1998 (sentencia que, sin embargo, afirma la competencia de los Tribunales civiles para el conocimiento de las acciones de infracción de los derechos de Propiedad intelectual), CCJC, 48, pg. 1303. El autor basa su opinión en la Ley 30/1992, la LO 6/1998 (art. 9.4.2 LOPJ, que atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia sobre las «pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive») y en la LJCA [art. 2.e)]. Con todo, el propio autor indica los inconvenientes de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa: la acción de cesación es de conocimiento de la jurisdicción civil, mientras que la indemnización de daños y perjuicios corresponde a la contencioso-administrativa; la prescripción sería sólo de un año (art. 145.2 LRJ-PAC), en vez de los cinco años previstos en la LPI (art. 140 LPI). En sentido contrario a la opinión de Rodrigo BERCOVITZ, además de la STS 26-VI-1998, puede verse la STS 13-VII-1999, c-a, que entiende que la reclamación de Demart Pro Arte para administrar la herencia de Dalí contra el Estado español (establecida por el RD 799/1995; OM 8-I-2001) es una cuestión civil, competencia de la jurisdicción ordinaria. Igualmente señala la STS 15-XII-1998, CCJC, 1350, pg. 439: «son de conocimiento de la jurisdicción civil las consecuencias de la vulneración del derecho de autor sobre una obra, aunque aquélla se produzca para el cobro de una tasa de correos».

c) PARTICULARIDADES DE LA PRUEBA

En el ámbito de la propiedad intelectual no cobra tanta trascendencia como en patentes la prueba pericial. Sin embargo, siempre es relevante la prueba pericial a efectos de determinación de daños y perjuicios, salvo en lo relativo al daño moral en el que los Tribunales siguen un criterio bastante laxo en materia probatoria. Conforme a los principios generales de distribución de la carga de la prueba, corresponde probar los hechos eximentes al que los alega (ant. art. 1.214 Cc, derogado por la LEC; cfr. 217 LEC). Se ha admitido jurisprudencialmente una innversión de la carga de la prueba por el principio de facilidad probatoria (así se señala que el demandado es el que tiene que probar que no está usando el repertorio de las entidades de gestión y que usa los diferentes derechos de licencia gratuita, como copyleft, anticommons, etc., SJMerc. Alicante 10-VII-2006). La SAP Segovia 7-XII-2006 estima acreditado que no hay uso del repertorio de la SGAE, porque la televisión instalada en el establecimiento sólo se usaba para eventos deportivos.

d) PRESCRIPCIÓN

La acción de indemnización de daños y perjuicios prescribe a los cinco años desde que pudo ejercitarse (art. 140.3 LPI). En relación con la acción de cesación y de remoción, éstas podrán ejercitarse mientras la violación se siga produciendo.

e) TRIBUNAL COMPETENTE

El Tribunal competente para la acción de violación es el Juzgado de lo mercantil del domicilio del demandado o el lugar donde se produjo el daño o se manifestaron sus efectos.

3. La acción cesatoria,  prohibitoria y de remoción

Las principales acciones para la defensa de la marca son: la acción cesatoria, la acción de indemnización de daños y perjuicios, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, la publicación de la sentencia (art. 41 LM). Desde una perspectiva práctica las dos acciones que cobran mayor relevancia para la protección de la marca son la acción cesatoria y la acción de indemnización.

La acción cesatoria está dirigida a obtener una condena del demandado a terminar los actos de violación del derecho de propiedad intelectual. La acción prohibitoria tiene por objeto la condena de no violar el derecho del demandante en lo sucesivo. Se trata de dos aspectos de la misma acción (PANTALEÓN). Como ha destacado MUERZA ESPARZA, la acción cesatoria tiene antecedentes en nuestro Ordenamiento en la figura de los interdictos, en la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y en el artículo 7 Cc (interdicción del abuso de derecho). En el ámbito de la propiedad industrial fue introducida por primera vez en la derogada Ley de 12-III-1975 sobre protección de las obtenciones vegetales [art. 18.5.a)]. La introducción de la acción de cesación en la Ley de Patentes atendió a una exigencia unánime de la doctrina, que había sido igualmente recogida por la jurisprudencia, STS 4-V-1945 (Ar. 575) y 27-I-1948 (Ar. 139). El cese de la infracción puede comprender:


a) Suspensión

b)  Prohibición de reanudar

c)   Retirada y destrucción de los ejemplares ilícitos

d) Retirada y destrucción de los moldes, materiales, equipos, instrumentos, etc empleados para la fabricación de los ejemplares ilícitos

e) Remoción o precinto de los apartaos utilizados en la comunicación pública no autorizada o en la comunicación pública de obras en las que se hayan suprimido las medidas tecnológicas

f) Comiso, inutilización / destrucción de los dispositivos cuyo único uso sea la supresión o neutralización de los dispositivos técnicos para la protección de los programas de ordenador o la elusión de las medidas tecnológicas.

g) Remoción y precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o neutralización de los dispositivos técnicos, aunque aquél no fuera su único uso.

h) Suspensión de los servicios prestados por los intermediarios a terceros que se valgan de ellos para la infracción de los DPI (sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI.


La acción de cesación tiene especial relevancia porque de ordinario la violación de un derecho de propiedad intelectual no constituye un acto aislado, sino que se desarrolla en un continuum (lo cual tiene incidencia respecto del cómputo de prescripción del plazo de cinco años, por la doctrina de la violación continua). En este contexto es importante que los titulares de derechos de propiedad industrial puedan contar con una acción de condena a cesar o de prohibición de realizar actos de violación (MUERZA ESPARZA, quien indica que la condena será a dejar de hacer).

La jurisprudencia exige que se determine con claridad en qué conducta se ha de cesar (STS 5-IV-2000, Ar. 2497), pero puede también deducirse de las circunstancias del caso.

La acción de cesación o de prohibición es independiente de la culpa o negligencia del demandado. La mera titularidad del derecho de propiedad intelectual (de acción real habla CARRASCO PERERA) habilita a su titular para ejercer esta acción contra tercero, siendo irrelevante la buena fe de éste. Con todo, la buena fe se tiene en cuenta respecto del ejercicio de la acción de indemnización, respecto de la que no se sigue el criterio de las leyes de propiedad industrial, sino los principios generales de la responsabilidad aquiliana del Código civil (“interviniendo culpa o negligencia”, art. 1902 Código civil).

Es trasladable al derecho de autor lo establecido en la STJCE 14-XII-2006 (C-316/05), que en relación con la marca comunitaria establece que –salvo que existan motivos especiales- la infracción de una marca comunitaria debe llevar aparejada la orden de cesación. El TJCE establece que estos motivos especiales son de carácter excepcional y deben ser interpretados restrictivamente.

En caso de que el condenado por una acción cesatoria y prohibitoria quebrante la prohibición, encuentra aplicación el artículo 710 LEC, que permite la ejecución de la sentencia, deshaciéndose lo mal hecho e indemnizando los perjuicios causados.

4. Acción de indemnización

La acción de indemnización por daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Los criterios se determinan en el apartado 2 del art. 140 LPI:

La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:


a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.


Los criterios derivados del art. 140.2 LPI se han introducido como consecuencia de la Directiva 2004/48/CE y están armonizados con los criterios relativos a la indemnización en los derechos de propiedad industrial. En cualquier caso es de aplicación la doctrina in re ipsa. La mera infracción necesariamente produce un daño: 


La realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando «ex re ipsa» resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica. SAP Barcelona (Sección 15ª) de 10 marzo 2000.


Se distingue de un lado entre consecuencias económicas negativas (que comprende lo que antes eran criterios alternativos el lucro cesante y el beneficio dejado de obtener) y lo que es la licencia hipotética (que es realmente un criterio de enriquecimiento injusto). Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita han encontrado la tradicional dificultad de probar el lucro cesante (gala del cómic, SAP Granada 14-VII-2006; STS 25-I-2007, sobre un modelo ADIDAS). Cfr una perspectiva innovadora en SJMerc 3 Madrid 29-XII-2006 (Adidas). En el caso del uso de los nombres de grupos musicales como politonos de teléfonos móviles, se rechazó la indemnización de daños y perjuicios, porque la demandante –SONY- no actuaba en dicho comercio, sin que pudiera probar ni regalía hipotética ni lucro cesante (Sent.J Merc 2 25-IX-2007, LA LEY, 21-III-2007, caso LA OREJA DE VAN GOGH). En cambio, en un caso en el que se utilizaba la marca EL ARREBATO, el cantante y su discográfica pudieron por vía del Derecho de marcas impedir el aprovechamiento de la reputación ajena.

La licencia hipotética puede encontrar dificultades si no hay un mercado de licencias. Por ello, la  SAP Barcelona 3-IX-1996 lo incrementa en un diez por ciento. En ocasiones se corrige esta indemnización por la correspondiente al daño moral, pero esta posibilidad parece difícil dado el tenor actual de la Ley.

Se presume que la infracción de un derecho moral del artículo 14 de la LPI produce un daño moral. Con todo, el TS reconoce que la infracción de un derecho patrimonial no lleva consigo la existencia de un daño moral (STS 13-XII-1993, « pero ello no significa que la acción encaminada al reconocimiento del derecho conduzca siempre a la producción aneja de un  daño moral »).


La falta de autorización o consentimiento por parte del autor del argumento del Concurso en la emisión de éste, ha de considerarse elemento suficiente para originar un perjuicio moral en el demandante en cuanto se trata de un profesional que ejerce su actividad en medios de comunicación y la emisión de una obra, en la que ha participado activamente, sin reconocérsele su aportación, supone una clara lesión a su nombre en el ambiente profesional que le es propio. El mismo art. 140 admite la procedencia de la indemnización por daño moral, aún no probada la existencia de perjuicio económico (…)  SAP Madrid núm. 96/2005 (Sección 20ª), de 17 febrero (AC 2005\\426)


En análogo sentido se pronuncia la SAP Asturias 10-X-2006 (repetición de programa).

Una novedad importante es que los daños reclamables comprenden los gastos de investigación de la infracción (gastos del propio personal SAP Barcelona 12-VI-2001).

Como criterios indemnizatorios se deben tener en cuenta las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra:


“consideramos adecuado establecer una cuantía única por ambos conceptos, para cuya determinación ha de tenerse en cuenta, junto a los criterios antes indicados, las circunstancias que se dan en el supuesto concreto y muy especialmente el que la obra cuya protección se otorga viene referida a la Idea o Argumento previo a un Concurso Televisivo y que la misma fue ofrecida y puesta en el mercado por el autor ofreciéndosela a tres cadenas televisivas, ninguna de las cuales la aceptó inicialmente, por lo que ponderando todas esas circunstancias se considera adecuado por este Tribunal como reparación total del daño causado la suma de TREINTA MIL EUROS (30.000).” SAP Madrid núm. 96/2005 (Sección 20ª), de 17 febrero (AC 2005\\426).


5. Diligencias preliminares

La Ley 19/2006 ha modificado el régimen de diligencias preliminares, con el fin de adecuarlo a la Directiva 204/48/CE. Fundamentalmente se trata de dotar de un instrumento efectivo para la verificación de los elementos fácticos que configuran la infracción de un derecho de propiedad intelectual en la medida en que el conocimiento de tales elementos es necesario para poder iniciar el procedimiento correspondiente. En el ámbito subjetivo las diligencias pueden dirigirse contra los infractores y contra terceros que no van a ser demandados pero que tienen en su posesión los bienes infractores.

El artículo 6 de la Directiva 2004/48/CE establece la obligación para los Estados comunitarios de arbitrar métodos por los que se pueda acceder a documentos en poder del potencial demandado. Se trata de una solución de compromiso entre los sistemas que permiten un acceso irrestricto a los documentos del demandado (la llamada en derecho anglosajón “discovery”) y los sistemas que permiten solicitar información (“Auskunftspflicht” o deber de información). En nuestro Ordenamiento existe la posibilidad general en el procedimiento civil de solicitar diligencias preliminares y lógicamente ha acudido a esta figura el legislador, si bien adaptándola a las especificidades del Derecho industrial.

Así, determina el art. 6 de la Directiva 2004/48/CE:



1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al fundamentar tales alegaciones, qué otras pruebas se encuentran bajo control de la parte contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales. A efectos del presente apartado, los Estados miembros podrán disponer que las autoridades judiciales competentes consideren que una muestra razonable de un número considerable de ejemplares de una obra o cualquier otro objeto protegido constituye una prueba razonable.

2. En las mismas condiciones, en el caso de una infracción cometida a escala comercial, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para permitir a las autoridades judiciales competentes, cuando corresponda y a petición de una de las partes, que se ordene la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control de la parte contraria, sin perjuicio de la protección de los datos confidenciales.


De este modo se puede acceder por el titular del derecho a informaciones sensibles de la parte contraria, especialmente y con carácter preliminar (antes de presentar la demanda) a las cifras de ventas que permitirán calcular la indemnización por daños y perjuicios.

Por ello, en la regulación general de las diligencias preliminares se han introducido dos nuevos apartados, el 7 y el 8 del art. 256 LEC:


«7º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de diligencias de obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:

a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías.

Las diligencias consistirán en el interrogatorio de:

a) Quien el solicitante considere autor de la violación.

b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.

c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.

d) Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios.

La solicitud de estas diligencias podrá extenderse al requerimiento de exhibición de todos aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse.

8º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación con lo establecido en el último párrafo del número anterior.

A los efectos de los números 7º y 8º de este apartado, se entiende por actos desarrollados a escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos».


Se introduce, por tanto, en nuestro Ordenamiento, la figura del derecho de información. Particularmente respecto de la posibilidad otorgada por la Directiva 2004/48/CE de ofrecer, en el ámbito del proceso civil, cauces para obtener información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial. La Ley encauza la posibilidad de instar de un órgano jurisdiccional civil el requerimiento de esta información a través de una nueva diligencia preliminar dentro del artículo 256 de la LEC, si bien limita su posibilidad a la preparación de un juicio por una infracción de un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial cometida mediante actos llevados a cabo a escala comercial, esto es, aquéllos realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos. Obviamente esta limitación trata simplemente de hacer valer la consideración obvia de que la infracción del derecho de autor sólo opera a escala comercial, sin que, al igual que sucede en los restantes derechos de propiedad industrial, exista infracción en los actos realizados con un fin meramente privado. El acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control del presunto infractor es regulado como el contenido propio de otra nueva diligencia preliminar, también en este caso en relación con infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial cometidas mediante actos realizados con fines comerciales. El contenido de esta diligencia preliminar también se configura como diligencia de prueba para facilitar la obtención de pruebas en el curso de un procedimiento judicial.


La regulación de la práctica de estas nuevas diligencias está presidida por la doble cautela de garantizar la confidencialidad de la información requerida y de evitar que los datos obtenidos puedan utilizarse para fines distintos a la preparación del juicio.


Al mismo tiempo, se modifica la regulación de la resolución judicial que acuerde las medidas ante la negativa de la persona requerida a llevar a cabo las diligencias preliminares, para exigir su adopción mediante auto motivado e introducir el requisito de proporcionalidad.

6. Medidas cautelares

Las medidas cautelares se regulan en el art. 141 LPI. Se pueden solicitar no sólo en casos de infracción, sino también cuando exista temor racional y fundado de que la infracción se va a producir de forma inminente. Los requisitos son el fumus boni iuris, el periculum in mora y la prestación de caución. Una vez dictadas quedan sin efecto, si no se interpone la demanda en el plazo de veinte días.

 Las medidas cautelares concretamente previstas son:

A) La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita / consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

B) Suspensión de la actividad ilícita o prohibición de que se produzca.

C) Secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y de los materiales empleados principalmente para su producción.

D) Secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes destinados a eludir la protección de los programas de ordenador o de las medidas tecnológicas.

E) Embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales utilizados para la realización de copias privadas que no hayan satisfecho la compensación

F) Suspensión de los servicios prestados por los intermediarios de la sociedad de la información, sin perjuicio de lo establecido en la LSSI.

En un cuadro comparativo con la modificación de la regulación de las medidas cautelares (por la Ley 23/2006):




















 1. Intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, o consignación y depósito de cantidades debidas en concepto de remuneración.  
 2. Suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda. 2. Suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de la ley.
 3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública (…).3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública.
 4. El embargo de los equipos, aparatos y materiales a que se refiere el apartado 20 del artículo 25 de esta Ley. 4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes (arts. 102 c) y 160.2) y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica 162.2.
 5. El embargo de los equipos, aparatos y materiales a que se refiere el artículo 25, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.
  6. Suspensión de los servicios prestados por intermediarios a 3º que se valgan de ellos para infringir DPI, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI.

 

Las medidas cautelares anticipatorias pueden encontrar un problema por la necesidad de verter un juicio sobre el fondo del asunto (p.ej. en caso de alteración del derecho moral a la integridad de la obra en el caso de Ana y los 7. La autora del guión original reclamaba que la muerte del protagonista –que ella interpretaba- suponía un atentado contra dicho derecho; en este caso se concedieron las medidas cautelares y la sentencia sobre el fondo del asunto llegó a la conclusión de que no había infracción). Otro caso singular sucede con las obras artísticas, en las que normalmente se deniegan las medidas cautelares: Auto del JMer Vizcaya (AC 2007\\660) sobre el Puente Blanco de Calatrava y el derecho a la integridad de la obra; cfr. STC 18-III-1987 sobre escultura de Pablo Serrano Viaje a la luna en el fondo del mar, o la STS 6-XI-2006 (mural destruido).

Un caso que realmente no era de propiedad intelectual, sino de derecho de contratos es el del cocinero Carlos Arguiñano (Auto Juzgado de lo mercantil nº 4 de Madrid 1 de octubre de 2004). TVE emitía una reposición de programas sobre los que tenía derecho de retransmisión y comunicación pública, pero lo hacía a la misma hora en que se emitía por Tele 5 otro programa de Arguiñano (se trataba de un caso de competencia desleal).

7. Acción de jactancia

La vigencia de esta acción en el ámbito de la propiedad intelectual ha sido reconocida por la SAP Madrid de 23-X-2000 (JUR 2001\\72198). Se solicitaba en el Suplico de la demanda “que se condene a ejercitar los derechos de propiedad intelectual de que se jactan en el plazo de dos meses o caso contrario callen para siempre”. La demanda reconvencional consisitió en el ejercicio de dicho derecho, resultado del cual se reconoció el derecho del demandado a ser considerado autor del guión original. En Derecho comparado se ha utilizado esta vía igualmente en los litigios derivados de la autoría sobre el Código da Vinci (la editora de dicha obra demandó al autor del Legado Da Vinci y La Hija de Dios para que cesara de aprovecharse del prestigio ajeno e imputara al autor de dicho libro el plagio).

8. La acción de publicación de la sentencia

La Directiva 2004/48/CE parte de una consideración independiente de la acción de publicación de la sentencia, que no se considera como un mero apéndice de la acción de remoción y que, por tanto, no debe ser interpretada excepcionalmente. Así, el Considerando 27 de la Directiva señala “En los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual es conveniente dar publicidad a las decisiones para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema”. Esto es recogido por el art. 138 LPI: También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.

La publicación de la sentencia se hace a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. La publicación puede ser mediante anuncios en prensa, televisión u otros medios y también mediante notificaciones a personas interesadas (distribuidores, comercializadores, asociaciones de empresarios, etc.). Tendrá que ser solicitada la publicación y la forma concreta de la misma en la demanda y otorgada por el Tribunal con arreglo a las circunstancias del caso. El Tribunal también ha de decidir qué se publica (sentencia íntegra, fallo, extracto). Es también posible que el beneficiado por el fallo pueda publicar la sentencia a su costa, al menos cuando la sentencia es firme. Dicha posibilidad se ampara en el principio constitucional de libertad de expresión.

La publicación de la sentencia condenatoria posee una clara eficacia ofensiva y disuasoria respecto de terceros. Tiene que perfilarse adecuadamente en el petitum de la demanda qué se solicita (cfr. SAP Navarra 13-VI-1996, RGD, 1997, pg. 11008). Esta acción es autónoma en el Derecho de propiedad intelectual e industrial, en cambio en la competencia desleal queda englobada dentro de la acción de resarcimiento (MUERZA ESPARZA). Los Tribunales suelen ser reacios a esta publicación, así por ejemplo en el caso Autocity dice el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante “sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esta publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada” (Sentencia 18-I-2007).

Igualmente en la sentencia del J Merc nº 2 de Madrid 25-IX-2006 (LA OREJA DE VAN GOGH, LA LEY 21-III-2007) no se estima procedente la condena a la publicación de la sentencia:


Concebido en el art. 18.5.ª L.C.D. este posible pronunciamiento condenatorio como una específica modalidad de resarcimiento "in natura", su acogimiento se encuentra condicionado a la concurrencia de los requisitos precisos para el éxito de la acción de resarcimiento. Lo que sucede, retomando iguales conceptos, es que, como quiera que no se ha apreciado en el presente caso que la conducta parasitaria haya generado, pese a su reprochabilidad característica, error, confusión o riesgo de asociación, la publicación de la presente resolución vendría a cumplir una función informativa completamente prescindible e innecesaria desde el momento en que no hay base para suponer que la conducta enjuiciada haya generado en el mercado equívoco alguno que deba ser desvelado públicamente para general conocimiento de los distintos intervinientes en el mercado. Todo ello sin perjuicio, naturalmente, de la facultad que asiste a la actora de publicitar la presente sentencia por sus propios medios si entiende que su divulgación reviste para ella algún interés mercantil. Pues, como señala el Prof. MASSAGUER (obra citada, págs. 544 y 545), "... la publicación de la sentencia solo puede ordenarse en la medida en que, a la vista de las circunstancias del supuesto de hecho, pueda efectivamente reparar la lesión patrimonial ocasionada por el acto de competencia desleal...", añadiendo más adelante "... que las sentencias son públicas y que por ello nada impide al demandante darles la publicidad que considere más adecuada a sus intereses...".


La SAP Barcelona 29-IX-2006 señala como modalidad de publicación de la sentencia la publicación en la página web de la demandada (que había permitido descargas gratuitas de programas protegidos por derechos de autor).

Es de aplicación lo establecido en el artículo 707 LEC (publicación de la sentencia en medios de comunicación)


«Cuando la sentencia ordene la publicación o difusión, total o parcial, de su contenido en medios de comunicación a costa de la parte vencida en el proceso, podrá despacharse ejecución para obtener la efectividad de este pronunciamiento, requiriéndose al ejecutado para que contrate los anuncios que resulten procedentes. Si el ejecutado no atendiere el requerimiento en el plazo que se le señale, podrá contratar la publicidad el ejecutante, previa obtención de los fondos precisos con cargo al patrimonio del ejecutado de acuerdo con lo que se dispone en el apartado 2 del artículo anterior.»


En caso de que la sentencia no sea firme, se plantea si puede ordenarse la ejecución provisional del fallo en este punto, ya que puede afectar a la reputación del perjudicado (v. para el Derecho de la competencia, el art. 46.5 LDC).

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