Dobre praktyki w ochronie know-how

05 września 2013

Marta Koremba

We współczesnej gospodarce o przewadze konkurencyjnej i sukcesie rynkowym często decydują informacje będące w posiadaniu danego przedsiębiorstwa oraz sposób, w jaki są one przetwarzane. Jako kluczowe aktywa przedsiębiorstwa informacje te wymagają szczególnej ochrony i zabezpieczeń.

Jeśli nie patent, to co? 

Większość posiadanych przez przedsiębiorstwo informacji ma wymierną wartość rynkową. Ochroną może być objęta tożsamość przedsiębiorstwa (brand), wytwarzane przez nie produkty, ich oznakowanie i szata graficzna, ale również baza kontaktów handlowych (lista klientów, dostawców, pracowników), zestaw dokumentów kontraktowych (wzory, jak i rzeczywiste kontrakty), stosowane warunki handlowe (system sprzedaży, system upustów, system CRM), struktura organizacyjna oraz wdrażane procedury (standardy jakości produkcji). 

Najbardziej intuicyjnym narzędziem ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa są odpowiednie prawa wyłączne: prawa autorskie, patenty, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, czy prawa ochronne na znaki towarowe. Nie wszystkie wartości niematerialne przedsiębiorstwa mogą być jednak chronione za pomocą takich praw. Pewne informacje, koncepcje, modele i metody prowadzenia działalności gospodarczej nie są bowiem rozwiązaniami technicznymi, ani nie stanowią utworów. W efekcie nie mogą być opatentowane, czy objęte prawami autorskimi. Niekiedy przedsiębiorcy świadomie rezygnują z ubiegania się o ochronę patentową dla swoich rozwiązań, unikając w ten sposób obowiązku jego ujawnienia w opisie patentowym. Nie oznacza to jednak, że wiedza nieobjęta prawami własności intelektualnej pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony prawnej.

W systemie prawnym istnieją narzędzia umożliwiające ochronę zasobów wiedzy przedsiębiorstwa jako jego know-how. Pojęcie know-how odnosi się do pakietu nieopatentowanych informacji, wiedzy i umiejętności, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, są istotne i dają się precyzyjnie zidentyfikować i opisać. Są to informacje o charakterze zarówno technicznym, jak i organizacyjnym, które mają potencjał praktycznego wykorzystania w prowadzeniu działalności gospodarczej. W praktyce ochrona know-how jest również wykorzystywana przez przedsiębiorców w odniesieniu do przedmiotów, które mogłyby być opatentowane, w celu zapewnienia dłuższego okresu wyłączności (wynalazek objęty patentem trafia bowiem po 20 latach ochrony do domeny publicznej). 

Ochrona tylko dla tajemnicy

Na gruncie polskiego prawa podstawowym narzędziem ochrony know-how są przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - choć pojęcia know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa nie są ze sobą całkowicie tożsame - oraz przepisy prawa cywilnego dotyczące odpowiedzialności deliktowej. Warunkiem objęcia know-how ochroną jest zachowanie go w poufności. Przedsiębiorca musi w tym celu podjąć niezbędne i rzeczywiste działania. Ochrona prawna przysługuje więc tylko takiemu know-how, które decyzją firmy nie zostało publicznie ujawnione. 

Know-how jest chronione nie tylko przed nieuczciwymi działaniami innych przedsiębiorców, którzy w nieuczciwy sposób ujawniają, przekazują lub wykorzystują cudze informacje. Ochrona dotyczy również sytuacji, gdy były pracownik bezprawnie ujawnia poufne dane swojego byłego pracodawcy. Pracownicy mają bowiem obowiązek zachowania poufności tajemnic przedsiębiorstwa byłego pracodawcy przez okres trzech lat od ustania zatrudnienia, chyba że łącząca ich z pracodawcą umowa stanowiła inaczej albo ustał stan tajemnicy. 

Jak chronić know-how?

W pierwszej kolejności konieczna jest identyfikacja informacji i wiedzy, które powinny podlegać ochronie, a następnie systematyczne aktualizowanie przygotowanego spisu. Skuteczna ochrona know-how wymaga ponadto wdrażania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i procedur służących zachowaniu know-how przedsiębiorcy w tajemnicy. Należy przy tym mieć na względzie, że w praktyce największym konkurentem może stać się pracownik, współpracownik, partner biznesowy, kontrahent, klient lub kluczowy dostawca, np. dostawca oprogramowania. 

Podstawowym, zaskakująco niedocenianym narzędziem ochrony know-how są odpowiednie klauzule i umowy o zachowaniu poufności. Warto przygotować wzór takiego dokumentu i odpowiednio wcześniej egzekwować podpisanie dość szczegółowej umowy lub zobowiązania do zachowania poufności. Nie jest to szczególnie kłopotliwe, zwłaszcza jeśli nie zakłada się kar umownych za naruszenie poufności. Umowa, klauzula, czy zobowiązanie do zachowania poufności wymagają pewnej uwagi prawniczej, aby trudno je było podważyć. Takie dokumenty w razie sytuacji kryzysowej mogą stać się solidną podstawą roszczeń cywilnych, a także zarzutów karnych. 

Umowy o zachowaniu poufności mogą być zawierane na różnych etapach transakcji i dotyczyć różnego rodzaju informacji – w zależności od potrzeby. Na przykład, dla celów sprzedaży praw do technologii chronionej jako know-how, gdy kierowana do publicznej wiadomości oferta nie może ujawniać szczegółów przedmiotu sprzedaży, zalecane jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności już w fazie negocjacji. Umowa ta powinna nakładać zobowiązanie do niewykorzystywania i zachowania poufności informacji przekazanych w ramach negocjacji na wszystkich uczestniczących w negocjacjach kontrahentów, bez względu na to, czy dokonają ostatecznie zakupu technologii. Rozwiązanie takie umożliwia ochronę know-how, nie zamykając jednocześnie drogi do jego komercjalizacji.

Istotnym narzędziem wzmocnienia ochrony know-how mogą być również odpowiednio sformułowane kontrakty outsourcingowe. Powinny one nakładać na dostawcę zobowiązanie do zachowania poufności know-how zleceniodawcy, a nadto zobowiązanie do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji przekazanych przez zleceniodawcę na potrzeby realizacji danego projektu, na poziomie fizycznym, prawnym, jak i operacyjnym. 

Ochrona własnego know-how wymaga również monitorowania działań konkurencji. Służy ono przede wszystkim identyfikacji ewentualnych naruszeń. W przypadku rozwiązań technicznych chronionych jako know-how może ponadto stać się motywacją do podjęcia decyzji o dokonaniu zgłoszenia patentowego. Jeśli bowiem konkurent zaczyna prowadzić prace badawczo-rozwojowe w obszarze już eksploatowanym przez nasze przedsiębiorstwo, dokonanie zgłoszenia własnego rozwiązania pozwoli uzyskać, a nawet zwiększyć przewagę konkurencyjną. 

Zarządzanie wiedzą

Ochrona know-how powinna stanowić istotny element zarządzania strategicznego. Jest ona jedną z najprostszych, a przede wszystkim koniecznych metod optymalizacji działalności biznesowej. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa know-how może okazać się bezcenne w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Autor: Marta Koremba, rzecznik patentowy w polskim biurze Bird & Bird