1.- Cenni introduttivi

Sostenere che il marchio è tutelato solo nei limiti della confondibilità in concreto significa sostenere che il titolare della registrazione ha, nell’attuale quadro legislativo, un diritto ‘mutilato’, privo cioè del contenuto minimo di quello che comunemente è definito come diritto di esclusiva.

D’altro canto, si potrebbe discutere apertamente dell’opportunità di un diverso sistema di tutela dei segni distintivi, un sistema in cui, per esempio, il titolare del marchio debba tollerare le iniziative dei terzi che si approprino del suo segno, con l’accorgimento di adottare iniziative idonee ad escludere che il consumatore si possa in concreto confondere. Si può, in altre parole, sicuramente ragionare in una prospettiva diversa da quella del diritto di esclusiva, quale è quella della concorrenza sleale confusoria.

Non mi pare, tuttavia, che una tale proposta sia stata avanzata in dottrina e del resto, la legislazione del pianeta afferma chiaramente la natura esclusiva del diritto di marchio.

Ciò non significa, come già ampiamente argomentato[1],che l’istituto del marchio d’impresa, nella sua regolamentazione attuale, non presenti dei margini di ambiguità.

Certo, mi pare che le eccezioni alla regola che vorrebbe il marchio tutelato solo nei limiti di un rischio di confusione in concreto siano così numerose ed importanti che la tesi stessa non appare più sostenibile con la generalità propria di una regola, appunto, generale.

Altri ha illustrato i principali punti di crisi della teoria della tutela del marchio costruita sul rischio di confusone in concreto[2]; a questi se ne aggiunge uno tratto dal giudizio di confondibilità fra segni complessi.

Così avevo sostenuto tempo addietro; in tempi più recenti anche la Corte di Giustizia CE ha avuto occasione di pronunciarsi sul punto nella importante decisione Thomson Life, affrontando il caso paradigmatico dell’uso da parte del terzo del marchio precedente altrui unito al proprio marchio generale/ditta.

Seguendo l’impostazione del giudizio di confondibilità in concreto, la contraffazione avrebbe dovuto in questo caso essere coerentemente negata, proprio per la presenza nel secondo segno del nome commerciale del suo produttore.

Se, invece, la contraffazione viene affermata, come la Corte di Giustizia ha concluso, ciò non può che avvenire adottando una prospettiva astratta ed analitica, attenta a valutare ogni componente autonomamente distintiva, e quindi tutelabile, del segno. E se la prospettiva astratta si dimostra l’unica percorribile per risolvere favorevolmente al titolare del marchio appropriato la questione, allora ciò significa che quella della confondibilità in concreto non è una prospettiva esauriente, non è, in altre parole, una regola.

La valutazione della confondibilità fra segni complessi rappresenta un banco di prova decisivo che impone, a mio modo di vedere, la necessità di fare spazio, nella ricostruzione dogmatica dell’ambito di tutela del marchio, ad un approccio (anche) astratto.

Altrimenti detto, il dogma della confondibilità in concreto non mi pare poter essere più affermato come tale.

2.- Il giudizio di confondibilità fra segni

La valutazione della confondibilità fra segni costituisce un passaggio necessario per l’accertamento della confondibilità a termini degli articoli 5.1 della direttiva 89/104 e 8.1, lett. b) reg. m.c.

Le decisioni del Tribunale di Prima Istanza e della Corte di Giustizia in questa materia hanno una struttura oramai consolidata, che si sviluppa a partire da un nucleo di affermazioni che vengono puntualmente riproposte in tutti i casi affrontati.

Lo schema che risulta dalle decisioni comunitarie si articola secondo i seguenti passaggi[3]:

1. si apre con l’affermazione che la tutela del segno è ancorata al rischio di confusione[4];
   
   
2. prosegue con l’affermazione che il rischio di confusione richiede una valutazione globale che prenda in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie[5];
   
   
3. aggiunge che tale valutazione implica un certa interdipendenza fra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, fra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati[6];
   
   
4. precisa, infine, che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del prodotto di cui si tratta svolge un ruolo determinante in detta valutazione globale del rischio di confusione[7].

Operata questa premessa, si passa al merito della valutazione di confondibilità fra i prodotti, valutazione che viene condotta in astratto facendo riferimento alle classi di registrazione, ed infine alla comparazione dei contrassegni in questione[8].

E’ proprio a questo secondo ed ultimo passaggio del giudizio di confondibilità che sono rivolte le considerazioni che seguono, riferite, in particolare, al delicato tema della comparazione di segni composti da più elementi, siano essi uno o più elementi denominativi e/o figurativi.

Su questo delicato tema si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia nell’importante caso Medion v. Thomson, con una decisione fortemente innovativa e chiarificatrice.

3.– Il rischio di confusione fra segni nella giurisprudenza comunitaria

Fino alla recente decisione del caso Medion v. Thomson, il principio che presiedeva alla definizione della confondibilità fra segni costantemente affermato dal Tribunale di primo grado nelle decisioni in materia e tratto, a sua volta, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, era il seguente: “la valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sulla impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti”.

Tale affermazione ricorre sistematicamente in tutte le decisioni che si occupano di confondibilità, a proposito proprio del giudizio di confondibilità fra segni[9].

Appare, tuttavia, evidente, a seguito della considerazione complessiva delle decisioni, come questa affermazione di principio presenti una contradditorietà intrinseca ed una ambiguità di fondo dalle quali i giudici comunitari non sono a lungo sfuggiti[10].

L’ambiguità della formula discendeva dal rilievo dell’antitesi che esiste fra il concetto della “impressione complessiva” prodotta dai marchi in conflitto rispetto alla “considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti”, quali parametri che, posti su di un medesimo piano, possano orientare il giudizio di confondibilità fra marchi[11].

Innanzitutto si deve rilevare che mentre il primo riferimento, quello alla impressione complessiva, rimanda ad una valutazione effettuata nella memoria di un ipotetico consumatore in presenza di uno solo dei due segni e sulla base di fattori che, quantomeno per quanto riguarda la percezione del marchio anteriore, possono essere anche condizionati dall’uso che ne è stato effettuato, il secondo riferimento ai singoli elementi distintivi e dominanti parrebbe richiedere una analisi contemporanea dei due segni e certamente si riferisce al valore ed al ruolo, in astratto, delle singole componenti di cui essi sono composti. Questo è un primo aspetto della contraddittorietà della formula che veniva impiegata a livello comunitario.

Ma poi, e soprattutto, non vi è chi non colga che il valorizzare, come criterio guida del giudizio di confondibilità fra segni, il parametro della impressione complessiva che essi producono, porta ad un esito che può essere radicalmente diverso da quello che si produce se si considerano i singoli elementi distintivi che li compongono.

Se, infatti, può essere vero che due marchi che hanno componenti comuni, facilmente producano anche una impressione complessiva simile, è parimenti vero, come mostra l’osservazione della dimensione concreta del fenomeno, che due marchi possano produrre una impressione complessiva diversissima fra loro pur presentando, contemporaneamente, componenti distintive comuni, come il caso Thomson dimostra. Questa considerazione deve essere tenuta presente quando si tratta di determinare, nei limiti di un’operazione che a priori non è mai del tutto convincente, i limiti della tutelabilità dei vari segni di cui si può comporsi il marchio.

Si pensi al caso, del tutto paradigmatico, di segni che presentano una parte comune, con l’aggiunta di elementi diversificanti che consistono nel nome del produttore/distributore, nel marchio generale o in altre diciture[12]. Indubbiamente, se in questi casi l’impressione complessiva è senza dubbio diversa sotto tutti i punti di vista (visivo, fonetico, concettuale soprattutto), non pare potersi negare che la componente distintiva comune dovrebbe portare ad affermare la confondibilità fra i segni.

Appariva, in sostanza, evidente che i parametri formulati in linea di principio dalla giurisprudenza comunitaria fino al caso Thomson, e cioè valutazione complessiva e considerazione dei singoli elementi, non potevano combinarsi fra di loro in un criterio unitario, come era invece nella formula sempre ripetuta, ma rappresentavano due aspetti diversi del giudizio di confondibilità fra segni, che mettevano capo a due costruzioni non facilmente riconducibili ad unità all’interno di una unica formula stereotipata.

La giurisprudenza comunitaria, anche prima della decisione Thomson, non è rimasta insensibile a questa ambiguità, che è testimoniata dalle molte decisioni del Tribunale di Primo grado che, dopo avere individuato varie componenti distintive del marchio composto da più elementi, correttamente ne avevano riconosciuto la tutela anche in presenza di aggiunte ulteriori nel marchio successivo, con ciò mostrando di disattendere il parametro dell’impressione d’insieme che forse avrebbe dovuto portare ad escluderla[13]. Così come, in altri casi, il prevalere del risultato dell’impressione complessiva ha portato a trascurare la tutela di componenti pur riconosciute come autonomamente distintive[14].

4.- La decisione della Corte di Giustizia nel caso Medion AG v. Thomson

Nella decisione Thomson Life[15] i giudici comunitari hanno direttamente affrontato il tema qui studiato e, rilevando la contraddittorietà insita nella regola secondo la quale “la valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sulla impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti”, l’hanno riproposta in una versione corretta proprio con riferimento al marchio composto da due componenti denominative ambedue caratterizzanti.

Il caso vedeva opposto il marchio Life ad un successivo marchio Thomson Life, nel quale dunque il primo segno era stato integralmente riprodotto, con l’aggiunta del marchio del produttore (Thomson) ed il punto critico era proprio quello del giudizio di confondibilità fra segni, risultando i rispettivi prodotti identici.

Sotto questo profilo, in causa era emersa chiara la contrapposizione fra la c.d. “Prägetheorie”, o teoria dell’impressione complessiva diffusa nella giurisprudenza tedesca, ed un approccio, invece, analitico sostenuto dal titolare del marchio anteriore, diretto a valorizzare la posizione distintiva del primo segno all’interno del marchio successivo.

Come correttamente rilevato dalle difese delle due parti, l’applicazione della teoria dell’impressione complessiva avrebbe dovuto portare a negare la confondibilità fra i segni, posto che l’impressione trasmessa dal secondo segno era indubbiamente diversa da quella del primo; ciò nondimeno, il primo segno manteneva una sua autonomia caratterizzante nel marchio composto, pur non costituendone la componente dominante, ed il negarla avrebbe potuto portare al disconoscimento della tutela di un marchio tutte le volte in cui esso fosse stato riprodotto telle quelle all’interno di un segno successivo, accanto, per esempio, al marchio generale di un produttore.

La Corte si è mostrata sensibile a quest’ultimo argomento e, nell’assumere la decisione, ha ridimensionato il ruolo del criterio dell’impressione complessiva laddove, come nel caso di specie, pur non essendo il marchio riprodotto in grado da solo di determinare tale impressione, e pur non costituendo esso dunque l’elemento dominante del secondo segno, esso si trovasse comunque a rivestire una posizione distintiva autonoma. Si ammette, nella sostanza, la tutelabilità, all’interno del segno composto, di quelle, fra le sue componenti, che possiedano una propria apprezzabile capacità distintiva.

Dal punto di vista dell’impostazione generale della decisione della Corte, i passaggi appaiono i medesimi che sempre ricorrono nella giurisprudenza comunitaria quando si valuta la confondibilità: si ribadisce cha la funzione tutelata del marchio è quella di indicazione di origine, che la protezione è dunque contro il rischio di confusione, per precisare poi che tale rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che, per quanto attiene alla somiglianza dei marchi, deve fondarsi sull’impressione complessiva da essi prodotta in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi[16].

Tale impressione complessiva può tuttavia essere dominata da una o più delle componenti del marchio complesso, che sono allora oggetto di specifica tutela, ma, e qui risiede l’importante precisazione fornita dai giudici comunitari, la tutela della componente autonoma deve essere riconosciuta anche qualora tale componente “ …conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pure senza costituirne l’elemento dominante” (cfr. il punto 30 della decisione).

Difatti, anche in questo caso la ripresa di un elemento distintivo all’interno di un successivo segno composto non esclude la possibilità che si produca un rischio di confusione e cioè che il pubblico possa ritenere che i rispettivi prodotti provengano da imprese quantomeno collegate (cfr. il punto 31 della decisione).

La Corte, per chiarire la regola indicata, esemplifica il caso del marchio rinomato al quale il titolare accosti un preesistente marchio di terzi: per poter affermare la contraffazione di quest’ultimo segno, si impone una prospettiva analitica, essendo, d’altra parte, evidente come il segno composto sia altrimenti dominato dal marchio rinomato, e come quindi non vi sia confusione fra i due segni sotto il profilo dell’impressione complessiva trasmessa.

Una breve riflessione deve però farsi sulla conclusione cui giunge la Corte, e cioè che la valorizzazione analitica della componente distintiva, anche se non dominante, sia pur sempre imposta dalla necessità di evitare l’insorgere di un rischio di confusione.

In realtà, come bene esemplificato proprio dall’esempio del marchio rinomato appena proposto, il problema che si pone non pare attenere strettamente al rischio di confusione, almeno se inteso nel senso del rischio di confusione fra fonti d’origine nel quale tradizionalmente la giurisprudenza comunitaria lo intende.

Può infatti dubitarsi che, anche nel caso risolto dalla Corte, il problema del titolare del marchio fosse (solo) quello di evitare la confusione del proprio segno Life con quello successivo della Thomson; esiste indubbiamente un interesse del titolare di un qualunque marchio a difendere il proprio segno dalle appropriazioni di terzi che possano portare il consumatore ad istituire una associazione fra i segni, anche nella forma dell’instaurazione di un qualunque collegamento fra i segni in considerazione, che prenda la forma di un ‘nesso’ istituito fra di essi, nesso che non necessariamente rimanda al collegamento fra le fonti di origine.

Questo approccio ampio al rischio di confusione, seppure con riferimento ad ipotesi diverse da quella specifica del segno composto qui in esame, è già stato fatto proprio dalla Corte di Giustizia e dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nel giudizio di confondibilità fra segni laddove la presenza di una componente all’interno di un segno complesso possa portare il consumatore all’istituzione di un collegamento fra di essi, collegamento inteso in un senso comprensivo della più varie componenti del messaggio di cui il marchio è portatore.

5.- L’esperienza italiana sul rischio di confusione nel settore dei marchi complessi

Analizzando il significato della decisione Thomson nel contesto della giurisprudenza nazionale, a me pare che la posizione della Corte di Giustizia possa per l’interprete italiano risultare familiare in quanto coerente con una affermazione che frequentemente si ritrova nelle decisioni in materia e secondo la quale la tutela del marchio complesso si estende a tutti gli elementi che lo compongono sempre che dotati ciascuno di novità e di capacità distintiva[17], con la conseguenza che “costituisce usurpazione anche la inclusione, in un marchio complesso, dell’elemento, nominativo od emblematico che caratterizza il marchio precedentemente registrato, anche se il marchio complesso sia costituito da altri elementi che lo differenziano dal marchio precedente”[18].

La giurisprudenza italiana ha spesso affermato che: “sono confondibili due marchi costituiti da un medesimo segno, anche quando uno di essi comprende la denominazione sociale del titolare”[19]; e che “la confondibilità fra marchi … non è esclusa dalla concreta apposizione sul prodotto della diversa denominazione dei produttori”[20].

Sembrerebbe, dunque, che per la giurisprudenza italiana non vi sia dubbio che tutti i singoli elementi distintivi del segno complesso possano godere di una autonoma tutela, a prescindere dalla considerazione della diversa impressione complessiva che, a causa della presenza di elementi di differenziazione o delle modalità di presentazione del prodotto, i marchi in conflitto potrebbero trasmettere[21]. Esattamente come ha affermato la Corte di Giustizia nel caso Thomson.

Il punto era stato da tempo evidenziato dalla dottrina italiana proprio con specifico riferimento al tema dei marchi complessi dove si è osservato, che qualificando illecita la confondibilità dei marchi, il legislatore ha agito in forma preventiva dato che: “…la confusione può di fatto non verificarsi, ad esempio perché l’uno o l’altro dei due prodotti è identificato anche mediante altro segno distintivo (altro marchio o presentazione tipica del prodotto), il quale adempie in pieno alla funzione di differenziazione, ma l’uso del marchio simile resta ugualmente illecito perché il legislatore, per evitare il più energicamente possibile la confusione dei prodotti, ha qualificato come illecite situazioni di confondibilità, senza dare rilevanza a (eventuali) circostanze concomitanti, che diminuiscano (senza escluderla) detta confondibilità; e senza dubbio, si crea, in astratto, una situazione di confondibilità usando due marchi simili, anche se in unione ad altro mezzo distintivo (marchio o modo di presentazione del prodotto), perché il secondo dei mezzi distintivi può non adempiere alla sua funzione di differenziazione”[22].

L’insieme di queste considerazioni ha portato anche di recente a chiedersi se, con riferimento al caso dei marchi complessi, possa ritenersi esaurientemente applicabile il principio che presiede alla valutazione della confondibilità fra marchi e secondo il quale il relativo giudizio va condotto non in via analitica, mediante un esame dettagliato di ogni singola componente del segno, ma in via unitaria e sintetica, tenendo conto degli elementi salienti dello stesso[23].

In effetti, non si è sfuggiti al rilievo di come, con riferimento ai segni composti da più elementi, il suddetto principio richieda una applicazione cauta in considerazione proprio del rilievo del piano dell’esame analitico[24], come efficacemente messo in luce dalla Corte di Giustizia nel caso Thomson.

La decisione della Corte di Giustizia sfugge anche alla principale critica che potrebbe muoversi all’approccio della tutela autonoma dei singoli elementi del marchio complesso, che è quella della tutelabilità tout cour di tutti gli elementi distintivi che entrino nella composizione di un segno, ancorchè essi appaiano del tutto marginali nell’economia di esso[25].

E’ molto frequente nella pratica incontrare marchi composti da vari elementi, denominativi e figurativi, dei quali più di uno dotato di capacità distintiva, ma che risulti tuttavia privo, o privi, di un ruolo significativo dal punto di vista della caratterizzazione del segno, ruolo che viene essenzialmente svolto solo da alcuni, se non addirittura da uno, di questi elementi.

L’applicazione meccanica della prospettiva analitica sopra discussa, alla quale è fortunatamente sfuggita la Corte di Giustizia nel caso Thomson, potrebbe determinare risultati del tutto insoddisfacenti dal punto di vista degli interessi in gioco perchè sembrerebbe legittimare la conclusione che in un marchio composto da venti elementi, di cui uno grande e impressionante e gli altri diciannove piccoli e marginali, sia sufficiente ad affermare la confondibilità fra segni, e la conseguente contraffazione, l’adozione in un secondo segno anche di uno solo dei diciannove elementi marginali.

Al fine di ovviare a questa evidente incongruenza, la Corte valorizza il ruolo della autonomia della posizione distintiva dei vari elementi del segno (v. il punto 30 della motivazione).

Più precisamente, la Corte afferma che, nel giudicare della contraffazione di un segno semplice da parte di un successivo segno composto che lo contiene, bisogna considerare l’autonomia della posizione distintiva del segno precedente nel successivo, a prescindere dalla circostanza che il segno anteriore sia anche dominante nell’impressione complessiva del secondo segno. La Corte, in sostanza, affianca alla prospettiva della dominanza di un segno all’interno del segno composto, quella della valorizzazione della sua autonoma posizione distintiva, che rimanda dunque all’apprezzamento della sua capacità distintiva, in accordo con la sistematica del diritto dei marchi.

Tale approccio si concilia con l’orientamento della giurisprudenza italiana che prevede il criterio dell’individuazione del c.d. ‘cuore del segno’[26], che mira alla selezione, fra le varie componenti distintive del segno che si evidenziano a seguito di un esame analitico, di quelle che maggiormente lo caratterizzano, con la conseguente limitazione della tutela a queste ultime e la salvaguardia, dunque, dei segni successivi che adottino una o più di quelle giudicate marginali nell’economia del segno[27].

Il problema diventa allora più propriamente quello della corretta definizione della categoria dei marchi complessi.
Difatti, rispetto a segni composti da più elementi, alcuni dei quali privi, in sé o in relazione al contesto nel quale sono inseriti, di capacità distintiva, non vi sarebbe ragione di porsi il problema della tutelabilità autonoma di singole componenti né di invocare regole diverse da quelle comunemente seguite per i segni semplici che valorizzano il canone del giudizio sintetico[28].

Al contrario, all’interno del marchio propriamente complesso, composto di vari elementi aventi tutte eguale forza caratterizzante, non parrebbe possibile isolare il cuore del segno proprio perché tutti i singoli elementi sono cuori, con la conseguente necessità di un loro apprezzamento analitico[29].

Alla luce di quanto proposto e della decisione del caso Thomson, la categoria dei marchi complessi parrebbe dover essere decisamente ridimensionata rispetto alla ampiezza che attualmente le viene attribuita anche dalla giurisprudenza comunitaria[30], in vista della necessità di riservare la tutela che discende dal principio della protezione delle singole componenti distintive affermata dal caso Thomson ai soli segni che effettivamente consistano in un fascio di marchi autonomi. E non si tratta di questione meramente terminologica posto che dalla qualificazione giuridica della fattispecie, che tuttavia non potrebbe che avvenire solo a seguito di un esame del caso concreto, discenderebbe un tipo di tutela, quella dei singoli elementi, che si comprende solo se ne viene operata una ragionata applicazione e che, alternativamente, rischierebbe di apparire sproporzionata rispetto agli interessi del titolare del marchio, da un lato, e dei terzi operatori del mercato, dall’altro.

First published in nr 1/2007 of the leading legal magazine "Il Diritto Industriale"

* Il lavoro riprende i contenuti dell’intervento tenuto al Convegno di Milano, Marchi: capacità distintiva e confondibilità , Università Cattolica del Sacro Cuore, 15-16 settembre 2006.

[3]  Mi riferisco, senza pretesa di esaustività dato il ritmo incessante delle decisioni, a Trib. Primo grado CE, 23 ottobre 2002, causa T-6/01 (Matratzen Markt Concord con parte figurativa e Matratzen); Trib. Primo grado CE, 23 ottobre 2002, causa T-104/01 (Miss Fifties con parte figurativa/Fifties); Trib. Primo grado CE, 12 dicembre 2002, causa T 110/01 (Saint Hubert/Hubert); Trib. Primo grado CE, 3 luglio 2003, causa T-129/01 (Bud/Budmen); Trib. Primo grado CE, 9 luglio 2003, causa T-156/01 (Giorgi con parte figurativa/Giorgio Aire); Trib. Primo grado CE, 9 luglio 2003, causa T-156/01 (Giorgi con parte figurativa/Giorgio Beverly Hills); Trib. Primo grado CE, 4 novembre 2003, causa T-85/02 (El Castillo con parte figurativa/Castillo); Trib. Primo grado CE, 25 novembre 2003, causa T-286/02, (MOU, Kiap MOU); Trib. Primo grado CE, 18 febbraio 2004, causa T-355/02 (FLEX con parte figurativa/CONFORFLEX); Trib. primo grado CE, 3 marzo 2004, causa T-355/02 (Sir con parte figurativa/ZIRH); Trib. Primo grado CE, 17 marzo 2004, causa T-183/02 e T-184/02 (Mundicolor e Mundicor); Trib. Primo grado CE, 31 marzo 2004, causa T- 20/02; (HAPPIDOG/HAPPY DOG con parte figurativa); Trib. Primo grado CE, 22 giugno 2004, causa T-185/02 (Picasso e Picaro); Trib. Primo grado CE, 22 giugno 2004, causa T 66/03 (GALA/Galaxia con elemento figurativo); Trib. Primo grado CE, 30 giugno 2004, causa T-317/01 (EURODATA TV/M+M EUROdATA).
[4] Cfr. Corte Giust. CE, 29 settembre 1998, C-39/97 (Canon); Corte di Giust. CE, 22 giugno 1999, C-342/97 (Lloyd).
[5]  Cfr. Corte Giust. CE, 11 novembre 1997, C-251/97 (Sabel); Corte Giust. CE, 29 settembre 1998, C-39/97, cit.; Corte Giust. CE, 22 giugno 1999, C-342/97, cit.; Corte di Giust. CE, 22 giugno 2000, C-425/98 (Marca Mode).
[6]  Cfr. le decisioni citate alla precedente nota .
[7]  Cfr. Corte Giust. CE, 11 novembre 1997, cit.; Corte di Giust. CE, 29 settembre 1998, cit.
[8] Lo schema è sostanzialmente il medesimo che si giudichi della confondibilità ai fini della valutazione della novità del segno (Tribunale CE) o della sua contraffazione (Corte).
[9]   Alle decisioni della Corte di Giustizia citate nelle precedenti note e rese in sede di interpretazione pregiudiziale della direttiva 89/104/CE, a partire da Corte Giust. CE, 11 novembre 1997, C-251/97 (Sabel), in motivazione punto 23, si aggiungono le seguenti decisioni del Tribunale rese con riferimento alla registrabilità di marchi comunitari: Trib. Primo grado CE, 23 ottobre 2002, causa T-6/01 (Matratzen), punto 75; Trib. Primo Grado CE, 23 ottobre 2002, causa T-104/01 (Miss Fifties), punto 34; Trib. Primo grado CE, 12 dicembre 2002, causa T 110/01 (Hubert), punto 48; Trib. Primo grado CE, 3 luglio 2003, causa T-129/01 (Budmen), punto 45; Trib. Primo grado CE, 9 luglio 2003, causa T-156/01 (Giorgio Aire), punto 64; Trib. Primo grado CE, 9 luglio 2003, causa T-156/01 (Giorgio Beverly Hills), punto 39; Trib. Primo grado CE, 4 novembre 2003, causa T-85/02 (Castillo), punto 39; Trib. Primo grado CE, 25 novembre 2003, causa T-286/02, (Kiap MOU), punto 38; Trib. Primo grado CE, 18 febbraio 2004, causa T-355/02 (C), punto 43; Trib. primo grado CE, 3 marzo 2004, causa T-355/02 (ZIRH), punto 42; Trib. Primo grado CE, 17 marzo 2004, causa T-183/02 e T-184/02 (Mundicor), punto 77; Trib. Primo grado CE, 31 marzo 2004, causa T- 20/02; (Happy Dog), punto 40; Trib. Primo grado CE, 22 giugno 2004, causa T-185/02 (Picaro), punto 53; Trib. Primo grado CE, 30 giugno 2004, causa T-317/01 (M+M EUROdATA), punto 48; Trib. Primo grado CE, 22 giugno 2004, causa T 66/03 (Galaxia), punto 23.
[10]  L’impressione è confermata dalla lettura delle decisioni che si occupano della valutazione della registrabilità di un segno complesso sotto il profilo della sua capacità distintiva. Dice il Tribunale che: “…l’art. 7 n. 1 lett. b) reg. m.c. non fa alcuna distinzione tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi non sono, quindi diversi, da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Inoltre, trattandosi di un marchio composto da più elementi (in prosieguo: il << marchio complesso>> ), occorre, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, considerarlo nel suo insieme. Tuttavia, ciò non è incompatibile con un esame, in ordine successivo, dei diversi elementi da cui è composto il marchio” (Trib. Primo grado CE, 5 dicembre 2002, caso T-91/01, marchio BioID, punti 27 e 36 della motivazione).
[11] Il punto è stato esattamente colto dalla Corte di Giustizia nella decisione Thomson qui commentata. Cfr. il successivo § 4.
[12] Un esempio tratto dalla realtà è proprio Life/Thomson Life. Si possono proporre esempi del tutto fantasiosi quali: Coca-cola Esselunga/Coca-cola Pam; Toblerone Suchard, Toblerone Ferrero, ma la giurisprudenza ha affrontato fattispecie similari quali quelle di Cass., 14 luglio 1987, n. 6128, in Giur. ann. dir. ind., 2101, dove i marchi erano rispettivamente Mistero e Mystère de Rochas; Trib. Milano, 4 marzo 1999, ivi, 1999, p. 977 ss. Milano, dove Agip azionava il noto marchio  costituito dal cane a sei zampe nei confronti di un concorrente che lo aveva riprodotto identico su magliette, solo accoppiandolo alla denominazione ‘acid self area’, al posto di ‘agip self-area’.
[13]  Così Trib. Primo grado CE, causa T-286/02, punti 43-45 (Mou-Kiap Mou); Trib. Primo grado CE, 23 ottobre 2002, causa T-104/01 (Miss Fifties con parte figurativa rispetto a Fifties; qui il marchio composto da più elementi era quello precedente, come anche in Trib. Primo grado CE, 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Flex, con parte figurativa, e Conforflex; invece in Trib. Primo grado CE, 31 marzo 2004, causa T-20/02, Happydog, il marchio complesso è quello successivo); Trib. Primo grado CE, 4 novembre 2003, causa T-85/02 (Castillo); Tribunale Primo grado CE, 30 giugno 2004, in causa T-317/01 (Eurodata TV, M+M EUROdATA). Il tribunale, tuttavia, tiene ferma la regola, a dispetto del risultato della sua applicazione, ed afferma che: “…l’esistenza nei segni di altri elementi verbali fa sì che l’impressione globale fornita da ciascun segno sia differente” (punto 72 della motivazione dell’ultima decisione citata).
[14]  Così in Trib. Primo grado CE, 23 ottobre 2002, cit. (Matratzen); Trib. Primo grado CE, 9 luglio 2003, in causa T-156/01 e Trib. Primo grado CE, 9 luglio 2003, causa T-162/01 (Miss Giorgi e Giorgi Line rispetto a Giorgio Aire e a Giorgio Beverly Hills).
[15]  Si tratta del caso Medion AG c. Thomson Multimedia, causa C-120/04. La decisione è stata pubblicata in Dir. ind., 2006, p. 326 ss., con nota di SANDRI.   
[16] Cfr. supra, § 2.
[17] Cfr. fra le  più recenti, Cass. 22 febbraio 1994, n. 1724, in Giur. ann. dir. ind., 3021/7; Cass. 25 ottobre 1978, n. 4839, in Giur. ann. dir. ind., 1014/2; App. Torino, 22 novembre 2002, ivi, 4530/1; App. Bologna, 29 maggio 2002, ivi, 4438/1; Trib. Roma, 30 luglio 2001, ivi, 4360/2; Trib. Aquila, 21 luglio 1998, ivi, 3937/2; Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, ivi, 3032/2; App. Firenze 9 settembre 1994, ivi, 3252/4; Trib. Milano, 5 marzo 1990, ivi, 24521/2; App. Torino, 27 luglio 1989, ivi, 2438/1; Pret. Milano, 13 dicembre 1988, ivi 2356/2; Trib. Napoli, 8 gennaio 1988, in Dir. e giur., 1990, p. 142; Pret. Roma, 23 aprile 1987, in Giur. ann. dir. ind., 2165/2; Trib. Roma, 28 settembre 1983, ivi, 1689/4; App. Napoli, 22 dicembre 1982, ivi, 1982, p. 669; Trib. Modena, 28 aprile 1982, ivi, 1543/2; Trib. Catania, 23 maggio 1978, ivi, 1054/2; App. Milano, 28 novembre 1972, ivi, 207/1; App. Milano, 22 settembre 1972, ivi, 171/4.
[18] La massima è tratta da Cass. 16 ottobre 1969, n. 3343, in Mass. Giust. Civ., 1969, p. 1698, che ripropone puntualmente il principio già enunciato da Cass., 27 luglio 1938, in Giur. It. Mass., 1938, 806. Nello stesso senso Cass., 24 maggio 1969, n. 1833, in Giur. It. Mass., 1969, 763; Cass. 11 maggio 1982, n. 2929, in Giur. ann. dir. ind., 1469: “L’inclusione in un marchio complesso dell’elemento che caratterizza un marchio precedentemente registrato costituisce usurpazione, anche se il marchio complesso successivo è costituito da altri elementi che lo differenziano dal marchio precedentemente registrato”, pubblicata anche in Foro. It., 1982, I, 1891; Cass. 14 luglio 1987, n. 6128, in Giur. ann. dir. ind, 2101: “L’usurpazione o la contraffazione di un marchio preusato o registrato può sussistere anche se la riproduzione è inserita in un marchio complesso”. Nello stesso senso v. anche Trib. Milano, 17 novembre 1980, in Riv. dir. ind., 1982, II, p. 42 ss.; Trib. Milano, 18 maggio 1978, in Giur. ann. dir. ind., 1052/1; Trib. Milano, 31 gennaio 1977, in Giur. ann. rep. sist., 1977, p. 977. Il principio è affermato fin da decisioni risalenti nel tempo: Trib. Milano, 15 dicembre 1947, in Rass. Propr. ind. lett. e artistica, 1948, p. 174 ss., 177; Trib. Torino, 21 gennaio 1949, ivi, p. 125; App. Milano, 18 maggio 1942, in Mon. Trib., 1942, p. 355.
Reciprocamente, costituisce contraffazione la parziale imitazione di un marchio complesso che ne interessi le parti caratteristiche, cioè quelle che adempiono ad una specifica funzione individualizzante e differenziatrice (così Cass. 3 giugno 1968, n. 1680, in Giur. It. Mass., 1968, 598). V. anche Trib. Verona, 26 marzo 2003, in Giur. merito, 2003, I, p. 1970. Contra, fra le più recenti, Trib. Milano, 18 febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 4660/2, con nota però critica che precisa come: “…il principio che costituisce piana applicazione dell’art. 17. lett e) l.m. sia in realtà il contrario (di quello affermato dalla decisione, n.d.r.), posto che la norma impone la valutazione dei due segni, quello anteriore e quello successivo, sulla base delle sole risultanze del registro dei marchi” e rinvia ad App. Milano, 6 luglio 2001, ivi, 4490, per l’affermazione di analogo principio.
[19] App. Milano, 30 gennaio 1996, in Giur. ann. dir. ind., 3461.
[20] App. Milano, 22 settembre 1972, cit.; Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in Riv. dir. ind., 2001, II, 265. In argomento cfr. pure Trib. Modena, 28 gennaio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 4544/2.
[21] Si tratta di valorizzare il piano della confondibilità fra segni, cioè del rischio di confusione, e non quello della confusione che si sia effettivamente prodotta. Questo è, del resto, il tenore dell’art. 20.1 lett. b) c.p.i, ma il principio è assai più antico se già Cass. 12 aprile 1937, in Giur. It., 1937, I,1, 1122, afferma che: “Ai fini dell’azione di contraffazione di marchio è irrilevante il fatto che la pretesa imitazione abbia o meno dato luogo a confusione di prodotti, avendo la confusione rilievo solo ai fini dell’azione di concorrenza sleale”. Sul punto cfr. pure SENA, Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria, cit., p.203-204 .
[22]  V. AULETTA, Somiglianza dei marchi complessi, in Riv. dir. comm., 1953, II, p. 253 ss., in part. p. 259.
[23]  Così da ultimo App. Bologna, 29 maggio 2002, cit. Il principio è comunemente affermato in numerosissime decisioni.
[24] Cfr. RICOLFI, I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, Torino 1999, pp. 130-131; ID, in Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, pp.136-137; BIGLIA, Alcuni problemi sull’affinità fra prodotti e sul giudizio di confondibilità fra marchi, in Riv. dir. ind., 1982, II, p. 42 ss., 47.
L’osservazione riprende un pensiero formulato in epoca meno recente da Rotondi secondo il quale: “…Nell’ipotesi del marchio depositato v’ha il diritto  da parte del titolare di usare in modo esclusivo di ogni singolo elemento emblematico o denominativo incluso nel marchio, e di usarlo anche disgiuntamente. Basta dunque la riproduzione o la imitazione di un solo perché si sia di fronte, in modo sicuro, a quell’illecito specifico  che è costituito dalla contraffazione. Un’unica limitazione può e deve farsi, in ordine cioè a quella riproduzione o imitazione parziale che si arresti a quegli elementi del marchio che di per sé non abbiano carattere di novità…”; ROTONDI, Osservazioni sull’elemento della confondibilità, cit.,  p. 1128.
Contra la dottrina ancorata al piano sintetico della valutazione d’insieme fra i segni: FERRARA Jr., La teoria giuridica dell’azienda, Firenze 1945, p. 256; SORDELLI, Inesistenza della nullità parziale nell’ipotesi di marchio complesso: osservazioni sull’<<oggetto>> del marchio, in Riv. dir. ind., 1961, II, 213 ss., 221-222; AGHINA, Sui marchi complessi, in Riv. dir. ind., 1965, II, p. 85 ss., 99.
[25]  Tuttavia si deve chiarire che il significato della regola della tutelabilità autonoma delle singole componenti non è mai stato quello di consentire di costituire una esclusiva su di una qualunque componente del marchio, sganciata dalla valutazione della sua novità ed originalità. Così il pensiero dell’autore al quale viene attribuita l’opinione che il diritto al marchio “…est totum in toto,  ed totum in aliqua parte” (BOSIO, Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la legge italiana e il diritto internazionale. Della contraffazione e della concorrenza sleale, Torino 1904, p. 424-425), il quale scrive che: “…il delitto di contraffazione, nelle sue varie forme, si verifica anche per l’uso parziale del marchio altrui, semprechè, ben inteso, la parte che viene usurpata, sia quella essenziale ed integrante del marchio”. Nel medesimo ordine di idee si pone ROTONDI, Osservazioni sull’elemento della confondibilità, cit., p. 1130.
[26]  Per alcuni precedenti cfr. Cass. 22 febbraio 1994, n. 1724, in Giur. ann. dir. ind., 3021/7; Trib. Verona, 26 marzo 2003, cit.; Trib. Asti, 29 luglio 1998, ivi, 3834/1; App. Milano, 30 giugno 1995, ivi, 3428/2; Trib. Bologna, 8 novembre 1993, ivi, 3080/2; Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990,  ivi, 3032/2; App. Catanzaro, 15 dicembre 1989, ivi, 2459/4; Trib. Napoli, 8 gennaio 1988, in Dir.  e  giur., 1990, p. 142.
[27]  Quando le componenti giudicate marginali sono, anche se scarsamente, distintive, il risultato del giudizio che mira alla ricerca del ‘cuore del segno’ coincide con quello del giudizio che, nell’operare il confronto fra segni, isola i soli elementi dotati di prevalente capacità distintiva nel senso dell’attrazione dell’attenzione del consumatore. Cfr. in giurisprudenza Cass. 26 aprile 1979, n. 2417, cit.;  Cass. 24 maggio 1969, n. 1833, cit.; Cass. 3 giugno 1968, n. 1680, cit.; Cass. 23 aprile 1965, n. 718, in Giust. Civ., 1965, I, p. 1846, in part. 1848; Cass. 15 giugno 1957, n. 2290, in Giur. It. Mass., 1957, 513; Cass. 26 luglio 1932, cit.;  Trib. Milano, 15 novembre 1971, in Giur. ann. dir. ind., 42/2.
[28]  Tali marchi sono stati definiti “psuedo-complessi”. Cfr. FRASSI, Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi:esame sintetico o prospettiva analitica?, in Riv. dir. ind., 2004, I, 253 ss. Cfr. pure la nota redazionale a Trib. Verona, 26 marzo 2003, in Giur. ann. dir. ind., 4670.
[29]  La concezione del marchio complesso quale fascio di marchi autonomi potrebbe avere una ricaduta applicativa sul piano della nullità del segno. Sulla base del principio della unitarietà del segno, la dottrina che si è occupata di marchi complessi ha prevalentemente concluso nel senso della inammissibilità di una delcaratoria di nullità solo parziale, che del resto la legge marchi, ed oggi il c.p.i. (v. gli artt. 25 e 27) testualmente non prevede. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza. Cfr. Cass. 22 febbraio 1961, n. 414, in Riv. dir. ind., 1961, II, p. 213, con nota favorevole di SORDELLI, Inesistenza della nullità parziale nell’ipotesi di marchio complesso, cit., p. 221; App. Lecce, 27 luglio 1972, cit., in motivazione a p. 1136;  Trib. Torino, 19 febbraio 1965, ivi, 85 ss., con nota adesiva di AGHINA, Sui marchi complessi, cit.. In verità, allorchè certe componenti siano giudicate non tutelabili perchè prive di capacità distintiva, la questione dell’accertamento giudiziale della loro nullità pare assumere un rilievo meramente formale.
Diversamente è qualora il segno complesso sia divisibile, cioè composto di segni dotati di capacità distintiva e dunque autonomi nel senso sopra precisato. In questo caso, la declaratoria di nullità di una componente del segno ben potrebbe lasciar sopravvivere il segno residuo, che eventualmente diverrebbe un segno semplice. Tale possibilità è stata riconosciuta in giurisprudenza da App. Roma, 19 aprile 2004, con riferimento ai marchi ‘Mario Valentino Costa Smeralda’ e ‘Mario Valentino’, di prossima pubblicazione in Giur. and. dir. ind., 2004.
[30]  Laddove l’elemento giudicato proteggibile è solo uno, il marchio è, sul piano della tutela, sostanzialmente semplice, anche se appare composto da altri elementi giudicati non (sufficientemente) distintivi. Non nel caso Thomson, dove la Corte di Giustizia considera composto un marchio che risulta dalla giustapposizione di due componenti autonomamente distintive.