Innovazione derivata brevetto dipendente licenza obbligatoria

23 marzo 2007

Sommario: 1.- Premessa metodologica: la acquisizione della funzione pro-concorrenziale dell'istituto brevettuale 2.- Le caratteristiche dell'innovazione tecnologica in alcuni settori (la c.d. innovazione incrementale) 3.- L'invenzione dipendente ed il sistema della licenza obbligatoria: un correttivo pro-concorrenziale? a) L'intervento del nuovo CPI; b) alcune prospettive de iure condendo 4.- Spunti tratti dall'Accordo Trips.

1.- Premessa metodologica: l'acquisizione della funzione pro-concorrenziale dell'istituto brevettuale.

Il tema che mi appresto ad affrontare costituisce senza dubbio un campo da tempo arato da lavori molto autorevoli, lavori a cui la dottrina italiana, attratta probabilmente anche dalla vastità e dall'interesse degli studi condotti all'estero, ha, anche di recente, apportato contributi di notevole rilievo.

Mi riferisco, in particolare, alle attente riflessioni del Professor Ghidini e della sua Scuola, ed in particolare all'attenzione dedicata al tema dell'innovazione derivata nell'indagare, per l'appunto da parte di Ghidini, "I Profili evolutivi del diritto industriale"; questo il titolo della sua importante monografia apparsa nel 2001[1].

Io, quale neofita dell'argomento, mi sono ad esso accostata con una qualche cautela e soprattutto con la certezza di dovermi creare una qualche ragionevole opinione sulle conclusioni raggiunte dalla dottrina nazionale, per poter poi eventualmente da esse muovere con la mia riflessione. Dalle acquisizioni della dottrina richiamata muove dunque la mi riflessione.

In termini assai sintetici, penso si possa affermare che le conclusioni cui è pervenuta la dottrina nazionale che si è occupata del brevetto per invenzione sotto il profilo del suo rapporto con le dinamiche dell'innovazione tecnologica, anche alla luce di un serrato confronto con le riflessioni della dottrina economica sul punto, sono nel senso di riconoscere "la sostanziale efficacia dell'istituto brevettuale rispetto agli obbiettivi che si propone di conseguire".

Si è in sostanza confermata "l'intima coerenza dei lineamenti portanti dell'istituto rispetto alla sua ratio originaria", cioè l'incentivazione e la promozione dell'innovazione in un contesto di concorrenza fra imprese[2]. Tali opinioni sul rapporto fra brevetto ed innovazione, che hanno messo in luce la natura sostanzialmente filo-concorrenziale dell'istituto del brevetto per invenzione, sono da me largamente condivise. Non intendo qui dunque mettere in discussione questa acclarata funzione complessivamente pro-competitiva del brevetto per invenzione, né dilungarmi nell'elencarvi quali siano le caratteristiche strutturali che hanno portato gli autori ricordati a tale condivisibile conclusione.

Da questa, dunque, intendo muovere nel trattare il problema dell'innovazione derivata.

Un chiarimento terminologico è forse, a questo punto, opportuno.

Si deve innanzitutto prendere atto della circostanza che il termine "innovazione derivata" non corrisponde ad una categoria che abbia un qualche rilievo nella legislazione specialistica.

La legge invenzioni prima, e le attuali norme del Codice della Proprietà industriale, non conoscono questa formula ed impiegano invece, laddove trattano il problema specifico della licenza obbligatoria (questa è l'unica del sede nel Codice dove la categoria emerga come destinataria di un regime giuridico ad hoc), quello di "brevetto (o invenzione) dipendente" (cfr. la rubrica dell'art. 71 c.p.i. ed il comma 2 della medesima norma). Ed il concetto di dipendenza viene dalla norma chiarito nel senso che deve ritenersi dipendente l'invenzione che non possa essere utilizzata "senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente".

Se questo è vero, ritengo innanzitutto che il concetto di "dipendenza" nel senso della legislazione brevettuale andrebbe unicamente ricostruito sulla base dell'oggetto, o meglio del contenuto, dei rispettivi brevetti, quello sull'invenzione principale e quello sulla dipendente.

Preciso questo perché alla nozione di "dipendenza" che emerge dalle norme appena richiamate (in termini identici si esprimeva anche l'abrogato articolo 54.2 lett. b l.i.) si affiancano, nella sistemazione che emerge dalle pronunce della giurisprudenza sovente richiamata anche dalla dottrina[3], altre categorizzazioni, e segnatamente quella delle invenzioni di perfezionamento, di combinazione e di traslazione, delle quali si dice che solo in parte si sovrappongono alla fattispecie dell'invenzione dipendente[4].

Difatti, secondo un'opinione recentemente espressa[5], dovrebbero considerarsi "dipendenti" le invenzioni di perfezionamento, ed invece non dipendenti, cioè autonome, le invenzioni di traslazione e, a seconda delle diverse ricostruzioni, dipendenti od autonome le invenzioni di combinazione[6].

Se queste costruzioni possono avere una qualche utilità a livello didattico-espositivo, certamente non debbono avere un ruolo primario, a mio modo di vedere, nell'inquadramento del tema che ci occupa.

Ciò che voglio dire è che tutte le invenzioni che si trovano fra loro in rapporto di "dipendenza" nel senso stabilito dalla norma, il che accade quando la seconda invenzione richiede, per la sua attuazione, l'utilizzo di una invenzione precedentemente brevettata, e che ho definito impropriamente come derivate nel titolo di questo lavoro, potrebbero astrattamente essere oggetto del regime di licenza obbligatoria previsto dal Codice (art. 71 c.p.i.), a prescindere dal loro inquadramento nella categoria del puro perfezionamento o, invece, della combinazione di elementi già noti (come può escludersi, a priori, che questi siano coperti da brevetto?), o della traslazione (anche qui, la diversità dei campi industriali di applicazione è sempre e sicuramente indice di autonomia della seconda invenzione rispetto alla prima?).

Non vi è probabilmente una risposta univoca a tali interrogativi, ragione per la quale credo sia opportuno abbandonare le categorie prive di rilievo normativo ed attenersi rigorosamente alle (poche) indicazioni fornite dall'art. 71 c.p.i. sul concetto di "dipendenza", che sono quelle che ho richiamato più sopra.

2.- Le caratteristiche dell'innovazione tecnologica in alcuni settori (la c.d. innovazione incrementale).

Altro debito nei confronti della riflessione che mi ha preceduto è quello relativo alla ricognizione delle dinamiche dei processi innovativi in alcuni dei settori tecnologici di punta dell'economia attuale.

Mi riferisco ai settori delle Information Technologies e al settore della ricerca biotecnologica innanzitutto, ed anche alla ricerca in campo chimico-farmaceutico.

Con riferimento ad essi, è stato molto convincentemente argomentato sia dagli economisti[7] sia dai giuristi del settore della proprietà industriale, che l'innovazione procede non tanto per salti inventivi eclatanti e stacchi qualitativamente decisivi rispetto allo stato della tecnica nota, quanto per uno stratificarsi di più modeste acquisizioni dovute alla sperimentazione su larga scala, le ultime fortemente tributarie rispetto al bagaglio delle informazioni che le hanno precedute. Il patrimonio delle conoscenze collettive è un indispensabile antecedente tecnico dal quale parte lo studio e la possibilità stessa dell'innovazione in questi settori[8].

Se poi, prendendo un solo esempio, si pensa al mercato delle Information Technologies ed al fatto che tale mercato è fortemente caratterizzato dal fenomeno degli effetti di rete, e cioè che quanto più una tecnologia è diffusa e si impone come standard tanto più aumenta per i consumatori il beneficio derivante dell'utilizzo plurimo dello standard, si coglie con facilità quanto sia cruciale che l'accesso alla tecnologia brevettata sia reso disponibile per innovatori successivi che mirino ad ampliare il novero dei beni che si inseriscono nel mercato dei prodotti di rete.

Da queste molto sintetiche osservazioni sulla natura incrementale o cumulativa tipica di una parte significativa dell'innovazione contemporanea derivano una constatazione ed una conseguenza importanti.

La constatazione è che ci si deve orientare a considerare il requisito dell'attività inventiva in un significato abbastanza diverso da quello in cui è stato tradizionalmente inteso.

Spesso, si pensi al settore delle biotecnologie, la non evidenza del trovato tende a coincidere con l'adozione di una rigorosa metodica di sperimentazione, con tempi lunghi, e con il conseguente dispendio in termini di impiego di capitale umano e finanziario.

Questa impostazione, già sostenuta in dottrina da alcuni[9] è criticata da quanti ne colgono la portata discriminatoria nei confronti degli "innovatori" che non abbiano una pari capacità finanziaria ed ha portato altri autori a proporre addirittura, con riferimento al campo biotecnologico e non solo, l'azzeramento del requisito della attività inventiva, o meglio il suo assorbimento in quello della novità estrinseca dell'invenzione rispetto al patrimonio delle conoscenze già note.

La conseguenza della rilevata natura incrementale di una larga parte dell'innovazione nei settori di punta di cui si è detto è che il debito dell'innovazione successiva rispetto a quella precedente tende a proporsi come la regola e non come una condizione eccezionale, come sembra invece ancora ritenere il legislatore nazionale nel dettare la disciplina della licenza obbligatoria nel caso di invenzioni dipendenti all'art. 71 c.p.i.

3.- L'invenzione dipendente ed il sistema della licenza obbligatoria: un correttivo pro-concorrenziale?


Se la regola, almeno in certi settori centrali dell'innovazione tecnologica attuale, è allora quella della dipendenza fra i risultati dei processi innovativi, diventa ovviamente cruciale, per chi abbia come obbiettivo quello di favorire una competizione basata sull'innovazione, l'assicurare l'accesso all'innovazione principale a condizioni che garantiscano il progredire, e non la stasi, nella dinamica di sviluppo.

L'istituto della licenza obbligatoria nel caso di invenzioni dipendenti assume, così inquadrato, una valenza pro-concorrenziale evidentissima, valenza che forse non era chiara nell'intenzione originaria del legislatore del 1968 (data dell'introduzione nel nostro sistema brevettuale dell'istituto)[10].

Si tratta certamente di uno di quegli 'anticorpi pro-concorrenziali' che, come già rilevato in dottrina[11], la legislazione brevettuale da sempre possiede.

Credo dunque che il contesto attuale, così come sinteticamente ricostruito, imponga una riflessione sulle prospettive di valorizzazione di questo istituto così "moderno", ma così scarsamente considerato.

Può essere interessante notare che la riflessione della dottrina nazionale su questa ipotesi di licenza obbligatoria è scarsissima, pressoché inesistenti sono i precedenti giurisprudenziali perché inesistenti sono i casi concreti in cui ne è stata fatta applicazione.

Il repertorio della più completa rassegna italiana delle decisioni in materia di proprietà intellettuale -mi riferisco alla Giurisprudenza annotata di diritto industriale - alla voce 'licenza obbligatoria', contempla il solo caso della mancata attuazione, a significare che la casistica riguardante la concessione di licenze obbligatorie per invenzioni dipendenti è nulla.

Sparuti, del resto, sono anche i casi di licenza obbligatoria concessi a causa della mancata attuazione dell'invenzione, l'altra ipotesi prevista dalla legislazione brevettuale. Per quanto mi consta, due soli casi negli anni ottanta sono giunti all'attenzione della giurisdizione amministrativa[12].

Tale situazione non rispecchia affatto le potenzialità filo-concorrenziali dell'istituto[13] e ne impone una riconsiderazione anche in un'ottica de iure condendo.

Soffermandoci, innanzitutto, sulla disciplina attuale contenuta negli articoli 71 e seguenti del c.p.i. (che ricalcano nella quasi interezza la legislazione brevettuale precedente di cui agli artt. 54-54 quinquies l.i.), la prima domanda che ci si deve porre è perché questo istituto abbia, fino ad oggi, vissuto sostanzialmente solo sulla carta.

Le ragioni, a mio giudizio, sono molteplici.

Si potrebbe dire, ed è stato sostenuto, che la minaccia della licenza coattiva avrebbe costituto uno stimolo sufficiente affinché i detentori di brevetti principali contrattassero volontariamente con il titolare dell'innovazione dipendente, di talché non si sarebbero mai in concreto realizzate le condizioni per l'applicazione dell'istituto[14]. Non credo si tratti, tuttavia, di una spiegazione pienamente convincente.

Diversamente, credo che le ragioni dell'insuccesso dell'istituto vadano ricercate principalmente in due direzioni: la prima, risiede nelle condizioni per la concessione della licenza e la seconda, nella farraginosità del procedimento di concessione della medesima. Per usare un'espressione efficace anche se non rigorosa, direi che il procedimento di concessione della licenza obbligatoria, formalmente devoluto al Ministero dell'Industria ma in sostanza amministrato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è decisamente poco attraente.

Esaminerò, però, la prima delle due indicati ragioni: le condizioni di concessione della licenza obbligatoria.

La licenza obbligatoria nel caso di invenzione dipendente, dal 1996 ed a seguito dell'attuazione dell'Accordo Trips (cfr l'art. 31 dello stesso), viene concessa solo a condizione che il brevetto posteriore "rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di notevole rilevanza economica". L'art. 71.1 c.p.i. ripropone la medesima formulazione.

La funzione di questa stringente condizione posta dall'Accordo Trips era dichiaratamente quella di scoraggiare l'appropriazione dell'innovazione principale, a costi contenuti, da parte degli utilizzatori localizzati in aree del mondo a rischio di (sotto)sviluppo.

Ma se si legge la norma nel contesto della nostra situazione attuale, non vi è chi non colga la ingiustificata severità di un requisito, quello del notevole progresso tecnico, che rischia di essere eccessivamente selettivo in particolare se rapportato alle dinamiche innovative tipiche dei settori di cui si è detto, caratterizzate dalla presenza di un'innovazione di tipo incrementale, e che sono potenzialmente i più interessati alla possibilità di una ampia condivisione dei risultati dell'innovazione principale.

E' chiaro che, così inteso, l'istituto rischia di fallire proprio nei settori nei quali la dipendenza sembra essere la regola del processo innovativo. Il titolare del brevetto precedente, laddove non contratti spontaneamente con il secondo arrivato, può dunque contare, nell'ipotesi di dover concedere un accesso forzato, su di una barriera protettiva più alta di quella posta dal requisito ordinario dell'attività inventiva.

Quanto all'altro parametro, quello della notevole rilevanza economica, appare veramente difficile, ex ante, e cioè nel momento dello svolgimento di un procedimento che per definizione precede la fase delll'attuazione dell'invenzione e dunque il riscontro del mercato, formulare giudizi di prognosi sulla rilevanza economica dell'invenzione dipendente.

Ambedue le valutazioni, non lo si dimentichi, sarebbero poi devolute al (secondo alcuni discrezionale) giudizio dell'autorità amministrativa, l'UIBM, con una latitudine di poteri sconosciuta all'autorità giudiziaria ordinaria, quando decide della validità del brevetto[15].

Detto questo, deve sicuramente sottoscriversi la proposta avanzata in dottrina di cancellare tali requisiti dall'istituto della licenza obbligatoria per invenzione dipendente[16].

a) L'intervento del nuovo CPI

Altra condizione posta dal sistema per la concessione della licenza obbligatoria nel caso di invenzione dipendente era una condizione soggettiva, e cioè che la licenza obbligatoria non potesse essere concessa al contraffattore dell'invenzione principale (cfr. art. 54 bis, comma 4, l.i.)[17]

Anche su questo aspetto si possono fare alcune riflessioni.

Una prima osservazione è che questa condizione soggettiva, riferita dall'art. 72 c.p.i. (come dal previgente art. 54 bis l.i.) ad entrambe le ipotesi di licenza obbligatoria, può trovare applicazione, ovviamente, solo al caso dell'invenzione dipendente (e non a quello della mancata attuazione). Ma, messa da parte questa precisazione, si trattava, a mio modo di vedere, di una condizione fortemente limitativa.

Se si riflette, infatti, sulla dinamica dell'innovazione dipendente, appare evidente che quasi inevitabilmente, data l'opinabilità del rapporto di dipendenza, l'innovatore successivo, una volta brevettata liberamente la propria invenzione, proverà ad attuarla, proponendo la propria soluzione sul mercato.

A questo punto, se anche la valutazione da parte del secondo inventore sull'indipendenza della propria invenzione fosse stata effettuata in assoluta buona fede[18], la strada della licenza obbligatoria sarebbe stata preclusa per legge, con uno svantaggio netto dal punto di vista dell'interesse collettivo consistente nella perdita di innovazione derivata.

Il recente Codice della proprietà industriale ha eliminato questa strozzatura dell'istituto, riconoscendo che 1a licenza obbligatoria può essere concessa anche al contraffattore quando dimostri la sua buona fede (cfr. art. 72.3 c.p.i.).

Io credo che questa modifica sia sicuramente da condividere e che ne debba essere sottolineata la chiara vocazione pro-concorrenziale, proprio perché, attraverso di essa, si ammette alla condivisione dell'invenzione precedente l'innovatore successivo che possa, in buona fede, aver ignorato, o erroneamente interpretato, l'ampiezza del brevetto principale, con un netto vantaggio collettivo per il progredire dell'innovazione[19].

b) Alcune prospettive de iure condendo.

Sempre in una prospettiva de iure condendo, ma forse in controtempo data la ancor giovane età del Codice della proprietà industriale, credo che si debba riflettere sulle modalità di concessione della licenza obbligatoria, cioè sul secondo degli aspetti che, come indicavo più sopra, ne hanno decretato fino ad oggi l'insuccesso, cioè il procedimento della sua concessione.
Tale procedimento, risistemato nel 1994[20] ed ora incorporato negli articoli 71, 73 e 199 CPI, è un procedimento amministrativo gestito dall'UIBM, che si svolge nel contraddittorio fra le parti, e che termina con un decreto di concessione del Ministero dell'Industria, il quale determina l'ambito, la durata, e tutte le altre garanzie e condizioni alle quali è subordinata la concessione della licenza obbligatoria, ed in particolare la misura e la modalità di pagamento del compenso. Tale licenza, come è noto, è infatti sempre concessa a titolo oneroso (cfr. art. 72.2 c.p.i.).

Le condizioni della licenza possono essere variate con successivo decreto del Ministero e ad istanza di parte qualora sussistano validi mortivi al riguardo (cfr. art. 72.8 c.p.i.). Alla modificazione del compenso, o in caso di opposizione del titolare alla sua iniziale determinazione amministrativa, provvede un collegio di arbitratori con equo apprezzamento; questa decisione soggiace poi al vaglio della autorità giudiziaria ordinaria. Come i provvedimenti amministrativi in generale, il decreto di concessione può essere impugnato avanti alla giurisdizione amministrativa (nella specie, il TAR del Lazio)[21].

Secondo questo schema, dunque, che peraltro non risulta essere mai stato applicato nell'esperienza pratica, in un caso di licenza obbligatoria per invenzione dipendente, l'UIBM, che come noto non compie un esame preventivo dei requisiti di brevettabilità né dei requisiti di alcun altro dei titoli di proprietà industriale che concede, e che resiste, forse motivatamente date le strutturali carenze di organico, all'introduzione del giudizio di opposizione in materia di marchi[22], dovrebbe nell'ordine e nel vagliare la domanda:

  1. esaminare la sussistenza dei requisiti oggettivi nell'invenzione successiva, cioè l'importante progresso tecnico e la notevole rilevanza economica;

  2. esaminare la sussistenza di quelli soggettivi, cioè la eventuale buona fede del contraffattore richiedente;

  3. gestire il procedimento in contraddittorio fra le parti, cioè notificare l'istanza al titolare del brevetto precedente, riceverne l'eventuale opposizione, e le conseguenti controdeduzioni del richiedente, convocare le parti per un tentativo obbligatorio di conciliazione, ed infine concedere o negare la licenza con decreto, il tutto nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 199 c.p.i.).

Anche considerando questo termine come meramente ordinatorio, per chi abbia una qualche pratica della materia, appare evidente come tutto ciò sia innanzitutto difficilmente praticabile, quanto meno dal punto di vista pratico-organizzativo, nel contesto attuale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ma questa è un'osservazione in linea di mero fatto.

Il punto critico è, infatti, quello di diritto e cioè se sia opportuno che le valutazioni in diritto che la procedura di concessione della licenza obbligatoria siano affidate all'autorità amministrativa.

Questa, infatti, procede con la discrezionalità sua propria, su di un terreno che tipicamente involge diritti soggettivi e richiede valutazioni puramente in diritto da assumere sulla base della legislazione brevettuale, con un percorso che in nulla differisce, nella sostanza, da quello che segue il giudice ordinario nel decidere della brevettabilità dell'invenzione, della validità e violazione del brevetto, e della determinazione di eventuali compensi, quando ciò sia previsto dalla norma[23].

Questo aspetto[24] avrebbe dovuto essere forse approfondito in occasione del riassetto normativo avviato dal Codice di diritto industriale; la legge di delega non costituiva un ostacolo insuperabile ad un intervento di razionalizzazione anche in questo specifico campo.

Così non è stato, ma proprio in una prospettiva de iure condendo, si provi a riflettere sulle possibilità alternative.

Queste mi paiono essere essenzialmente due, l'una che manterrebbe la competenza nell'ambito amministrativo, l'altra che la sposterebbe sull'autorità giudiziaria ordinaria.

Quanto alla prima, valorizzata la vocazione pro-concorrenziale dell'istituto della licenza obbligatoria nel caso dell'invenzione dipendente, la competenza sul relativo provvedimento di concessione potrebbe essere attratta naturalmente in quella dell'organo che l'ordinamento ha preposto alla tutela della concorrenza, cioè dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la quale, peraltro, già interviene nel caso di licenza "volontaria" sui principi attivi (art. 200 c.p.i.)[25].

Il meccanismo del controllo delle decisioni dell'Autorità Garante seguirebbe poi la via delle ordinarie impugnazioni degli atti amministrativi.

Quanto alla seconda, e a mio modo di vedere largamente preferibile, soluzione, della questione dovrebbe naturalmente essere investita l'autorità giudiziaria ordinaria[26], che già provvede al controllo della validità e contraffazione del brevetto per invenzione.
La proposta mi è apparsa particolarmente convincente, soprattutto immaginando come potrebbe presentarsi la situazione in concreto oggi, alla luce delle modifiche introdotte dal CPI.

Data la possibilità che la licenza obbligatoria venga concessa anche al contraffattore in buona fede, è ipotizzabile che il titolare del brevetto successivo attui inizialmente l'invenzione senza chiedere alcuna autorizzazione e che esso venga poi convenuto avanti al giudice ordinario in una causa di contraffazione instaurata dal titolare del brevetto principale precedente. Ed è proprio questo il momento e la sede in cui nasce l'interesse del contraffattore a richiedere la licenza obbligatoria.

Succede allora che il giudizio ordinario deve sospendersi nel momento in cui il contraffattore fa istanza all'UIBM per ottenere tale licenza? Parrebbe che la risposta debba essere affermativa, ma il giudizio dovrebbe però anche essere (forse inutilmente) riassunto, per concludersi con il rigetto dell'azione di contraffazione, che sarebbe divenuta a questo punto logicamente incompatibile con la avvenuta concessione della licenza.

Non sarebbe, invece, più lineare, semplice e sistematicamente coerente, anche nell'ottica della specializzazione del giudice ordinario della materia industrialistica, che la domanda di licenza obbligatoria potesse essere formulata in via subordinata dal contraffattore nel quadro della sua difesa nell'azione ordinaria contro di lui proposta, e potesse essere formulata in ogni stato e grado del giudizio, esattamente al pari della domanda di conversione del brevetto (art. 76.3 c.p.i.), che pure affida al giudice il compito di valutare la sussistenza nel trovato dei requisiti per la concessione di un diverso brevetto?

Si darebbe luogo, così ragionando, ad una sentenza di accertamento costitutivo, che terrebbe luogo del contratto non concluso volontariamente dalle parti (art. 2932 cod. civ.), e che dovrebbe essere poi trasmessa entro un termine dato (i sei mesi previsti dall'art. 76 c.p.i. per la sentenza che dispone la conversione del brevetto) all'UIBM per la dovuta trascrizione.

A me pare questo un sistema astrattamente praticabile e soprattutto coerente con il meccanismo di controllo sulla validità del brevetto per invenzione accolto dall'ordinamento.

Così riformato, l'istituto avrebbe forse delle chances di applicazione maggiori di quelle, nulle, dimostrate dal 1968 ad oggi.

4.- Spunti tratti dall'Accordo Trips

Un cenno conclusivo deve ancora farsi relativamente alla conformità di un modello procedimentale così concepito all'Accordo Trips.

L'art. 31, che pone le condizioni alle quali gli Stati possono concedere usi dell'oggetto del brevetto senza il consenso del titolare, si riferisce, nell'indicare il soggetto che emette l'autorizzazione, "all'autorità competente" (lett. g). Non precisa se tale autorità debba essere un'autorità amministrativa od altro nè, nel primo caso, si prevede che l'autorità amministrativa debba essere proprio quella preposta al rilascio dei titoli di PI piuttosto che altra autorità.

Certamente, la decisione relativa all'autorizzazione deve essere sottoposta "...a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un'autorità superiore e distinta dello stato", il che è quanto già prevede il nostro sistema attuale, e così continuerebbe ad essere in ciascuno di quelli, alternativi, qui proposti.

L'analisi dell'art. 31 dell'Accordo Trips offre ancora qualche spunto di riflessione più generale.

Sotto un primo profilo, la norma chiarisce espressamente l'istituto della licenza obbligatoria può essere applicato per correggere comportamenti giudicati anticoncorrenziali (art. 31 lett k); ancorché non attuata nel nostro paese, la norma afferma la natura filoconcorrenziale dell'istituto qui considerato.

Nel dettaglio, si osservi poi che, nel caso di invenzioni relative a semiconduttori, scopo per il quale può essere autorizzato un uso senza il consenso del titolare è solo l'uso pubblico non commerciale oppure "quello di correggere un comportamento giudicato anticoncorrenziale". E' interessante notare che questa previsione, che non è stata attuata nel nostro paese anche se per la verità non appare formulata in termini facoltativi[27], è relativa proprio ad invenzioni di un settore, quello informatico, ove l'innovazione ha certamente natura incrementale.

First published in nr 6/2006 of the leading legal magazine "Il Diritto Industriale"
Paola Frassi: Professore straordinario di diritto industriale nell'Università di Milano
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* Il presente studio costituisce lo sviluppo della relazione tenuta al convegno " Ricerca e sviluppo. Brevetti e competitività", Università degli Studi di Milano, 12 maggio 2006.
[1] Dello stesso Ghidini si veda anche Intellectual Property and Competition Law. The Innovation Nexus, Edward Elgar 2006; FALCE, Diritto d'autore e innovazione derivata nelle Information Technologies., in Riv. dir. ind., 2003,I, pp. 74 ss.; ID., Innovazione derivata e "information technologies", in Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, Torino 2003, p. 85 ss.; ID., Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale, Milano, 2006, Conclusioni, pag. 163.
[2] Così FALCE, Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale, cit., pag. 163.
[3] Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, V ed., p. 342; DI CATALDO, I Brevetti per invenzione e per modello, Milano 2000, p. 141.
[4] L'invenzione di traslazione consiste, secondo la Suprema Corte, "nella trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione ad un risultato finale diverso" (Cass. 10 novembre 1976, n. 4129, in Giur. Ann. Dir. Ind., n. 794/7), ovvero nella "applicazione di un prodotto o di un processo noto a prodotti o processi diversi" che "si traduca in nuovi risultati imprevisti del prodotto o del processo usato, diversi da quelli in relazione ai quali è individuata l'invenzione precedente" (Cass. 7 settembre 1984, n. 4778, ivi, n. 1712/1); alla traslazione nel campo meccanico è stato accomunato il nuovo uso nel settore dei brevetti chimici, facendone discendere il principio secondo cui è "possibile nel campo della chimica la brevettabilità dell'applicazione nuova di uso già noto, purché ciò avvenga da una materia ad un'altra ed in tale passaggio si realizzi una funzione in quanto tale sconosciuta alla precedente applicazione" (Cass. 28 giugno 2001, n. 8879, ivi, 2001, n. 4209/3). Per invenzione di combinazione si intende "una ingegnosa e originale coordinazione di diversi elementi o mezzi, già conosciuti in tutto o in parte, dalla quale derivi un risultato industriale nuovo, economicamente utile e non raggiunto prima con l'impiego di uno o più di quegli elementi o mezzi separatamente presi" (Cass. 4 novembre 1987, n. 8099, ivi, n. 2107/2; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 10 novembre 1976, n. 4129, ivi, n. 794/9, che precisa che il risultato ottenuto attraverso la combinazione "non deve consistere nella semplice somma degli effetti singolarmente propri di ogni elemento", Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, ivi, n. 1371/3 e Cass. 6 marzo 1995, n. 2575, ivi, 1995, n. 3194/6). Infine l'invenzione di perfezionamento è "la risoluzione in forma diversa e più conveniente di problemi tecnici già risolti" (Cass. 7 febbraio 1985, n. 918, ivi, n. 1835/4; in senso conforme Cass. 10 novembre 1976, n. 4129, ivi, n. 794/10). Tutte queste invenzioni sono state inquadrate dalla Corte di Cassazione "nella categoria delle invenzioni derivate, prive, cioè, di particolare autonomia scientifica rispetto ad invenzioni precedenti" (Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, cit.), per le quali "il requisito della novità intrinseca non richiede un grado di creatività e originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso delle idee, in un miglioramento della tecnica preesistente, in una realizzazione idonea a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti" (Cass. 4 agosto 1979, n. 4528, ivi, n. 1141/2; in senso conforme, tra le altre, Cass. 5 luglio 1984, n. 3933, ivi, n. 1710/1, Cass. 13 settembre 1983, n. 5553, ivi, 1600/2; Cass. 16 ottobre 1980, n. 5570, ivi, n. 1261/1).
[5] Così FALCE, Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale, cit., pag. 129.
[6] Sul punto cfr. VANZETTI- DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 5a ed., Milano 2005, p. 342-343, 399; DI CATALDO, L'originalità dell'invenzione, Milano 1983, p. ; ID., I brevetti per invenzione, cit., p. 141 ; ID., Attività inventiva ed invenzioni di traslazione, di combinazione e perfezionamento, in I brevetti per invenzione fra diritto europeo e nazionale, a cura di Ricolfi, Milano 2004, p. 27 ss..
In generale cfr. SENA, La brevettabilità delle scoperte e delle invenzioni fondamentali, in Riv. dir. ind., 1990, I, p. 316 ss., 329. ss; GUGLIELMETTI GIOV., La brevettazione delle scoperte-invenzioni, ivi, 1999, I, p. 97ss.
[7] A partire da NELSON, On the Nature and Evolution of Human Know-How, in Research Policy, 31, 2002, p. 719 ss. Cfr. da ultimo Lèveque-Ménière, The Economics of Patents and Copyright, The Berkely Electronic Press (http://www.bepress.com/leveque/).
[8] Il punto centrale è allora quello di individuare una accettabile soluzione di equilibrio fra i diritti degli innovatori successivi, cui mira appunto l'istituto della licenza obbligatoria.
[9] VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 439; VANZETTI, Presentazione, in AA.VV. I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche, a cura di VANZETTI, Milano, 1995, p. VIII; DI CATALDO, La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, originalità, in Riv. Dir. ind., 1999, I, 177ss.; ID., Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto e verso un nuovo diritto dei brevetti, in Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, p. 443 ss.
[10] Attraverso il D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849. Il regime delle licenze obbligatorie è stato poi parzialmente modificato in attuazione dell'Accordo Trips dal D. lgs. 19 marzo 1996, n. 198.
[11] Cfr. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., p. 23 ss. ; ID., Intellectual Property and Competition Law, cit., p. 14 ss.; FALCE, Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale, cit., p. 91.
[12] TAR Lazio, 30 novembre 1981, in Giur. ann. dir. ind., 1718; TAR Lazio, 7 gennaio 1985, ivi, 1881.
[13] Un esame della disciplina relativa alla licenza obbligatoria nel caso di dipendenza di brevetti rivela alcuni anticorpi pro-concorrenziali presenti nella struttura dell'istituto. Si pensi al fatto che la richiesta di licenza obbligatoria non è soggetta ad un termine, il che significa che il secondo innovatore può richiedere la licenza eventualmente necessaria alla attuazione del suo brevetto dipendente non appena l'abbia ottenuto; al fatto che la licenza obbligatoria fa nascere il diritto del primo inventore ad ottenere una licenza obbligatoria (incrociata) sul brevetto dipendente, il che stimola la prosecuzione del processo innovativo anche da parte del primo innovatore, con la creazione di un circolo indubbiamente virtuoso (art. 71.2 c.p.i,); ed ancora, al fatto che il secondo inventore può sempre sottrarsi al vincolo della licenza se dovesse apparire che, a seguito di una azione che egli resta libero di proporre (art. 72.6 c.p.i.), il primo brevetto è nullo.
[14] Cfr. GHIDINI, Profili evolutivi, cit., p. 74.
[15] Si ricordi poi che, nel compiere l'esame della domanda di brevetto, all'Ufficio è sottratto quello relativo alla sussistenza dei requisiti di validità, e quindi dell'attività inventiva (art. 170.1 lett. b c.p.i.). Nel sistema della previgente legge invenzioni era anche escluso espressamente che tale esame potesse riguardare "il valore tecnico od economico dell'invenzione" (cfr. art. 31.2 l.i.). Tale esame, invece, l'Ufficio avrebbe dovuto compiere nel vagliare l'istanza diretta alla concessione di licenza obbligatoria nel caso di invenzione dipendente. Il disposto del vecchio art. 31 l.i. non è stato però trasfuso nell'art. 170 c.p.i., che disciplina appunto l'esame delle domande.
Si tratta forse di una svista del legislatore più che di un argomento che possa far ritenere che, nel silenzio del legislatore, un sindacato sul valore economico del brevetto rientri nella competenza dell'UIBM in sede di esame della domanda. Secondo GHIDINI-DE BENEDETTI, Codice della proprietà industriale. Commento, Milano 2006, p. 444, la ragione dell'omissione è che "...l'indicazione è oramai intrinseca alle modalità di esame di una domanda di brevetto".
[16] Cfr. GHIDINI, Profili evolutivi, cit., pp. 56-57, secondo il quale: "...non appare, infatti, concepibile, rendere comparativamente più difficile l'accesso al mercato alla innovazione successiva rispetto a quella che la precede". Contra CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà industriale. Alcuni profili relativi alle invenzioni, in Il Codice della proprietà industriale, Milano 2004, p. 20 ss., 30.
[17] Un precedente giurisprudenziale aveva affermato la competenza del giudice ordinario in merito all'accertamento della condizione soggettiva sopra indicata. Cfr. Trib. Milano, 15 aprile 1976, in Giur. ann. dir. ind., 824/3.
[18] Si consideri che, oltre alla situazione di non conoscenza in cui potrebbe versare il contraffattore, è la questione dell'ampiezza del brevetto principale, ancorché conosciuto, a presentarsi spesso come opinabile.
[19] In senso critico cfr. CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà industriale. Alcuni profili relativi alle invenzioni, in Il Codice della proprietà industriale, cit., 30-31.
[20] Dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360, il quale è stato poi abrogato dal c.p.i. (cfr. la lett. bb dell'art. 246 c.p.i.).
[21] Sotto questo profilo, il procedimento è conforme all'Accordo Trips (cfr. art. 31 lett. j), secondo il quale qualsiasi decisione relativa al compenso è sottoposta a controllo giurisdizionale da parte di una distinta autorità superiore dello Stato.
[22] Anch'esso in vita, per il momento, solo sulla carta, agli articoli da 174-183 c.p.i., in attesa del decreto ministeriale di attuazione previsto dall'art. 184.
[23] Si pensi alla determinazione dell'equo premio nel caso di invenzione del dipendente e alla previsione dell'art. 64.5 c.p.i. che attribuisce la competenza al giudice qualora la determinazione privata sia "manifestamente iniqua od erronea".
[24] La dottrina precedente pare aver affrontato una sola volta la questione, laddove si è opinato che dovesse essere il TAR ad avere giurisdizione sull'impugnazione del decreto di concessione della licenza e non il giudice ordinario (cfr. la nota di commento a TAR Lazio, 7 gennaio 1985, in Giur. ann. dir. ind. 1881).
[25] Dispone l'art. 200.9 c.p.i. che, in caso di mancato accordo fra le parti e di fallimento della ulteriore mediazione ad opera della commissione nominata dal Ministero delle attività produttive, quest'ultimo, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In argomento cfr. FLORIDIA, in Diritto industriale.Proprietà intellettuale e concorrenza, 2a ed., Torino 2005, p. 260-261.
[26] Alcuni spunti sull'opportunità di trasferire all'autorità giudiziaria ordinaria il procedimento di rilascio delle licenze obbligatorie si possono rinvenire facendo un parallelo con ciò che è accaduto in materia di applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE. La materia è, come noto, (ora) disciplinata dal reg. 1/2003 del 16 dicembre 2002 (in GUCE L 1 del 4 gennaio 2003, pp. 1-25), il quale ha sostanzialmente devoluto alle autorità nazionali antitrust e giurisdizionali la competenza ad applicare, in casi individuali, le norme del Trattato in tema di concorrenza, con possibilità per la Commissione di adottare decisioni ai sensi degli artt. 7-10 del regolamento. Nel nuovo assetto delineato dal regolamento le autorità garanti nazionali e la Commissione applicano le norme antitrust per la salvaguardia di interessi pubblici, mentre l'attribuzione della relativa competenza ai giudici nazionali è posta a tutela dei diritti soggettivi. E' inoltre stabilito che tutte le autorità applichino le norme comunitarie "in stretta collaborazione" (art. 11.1). Come rileva TAVASSI, Il regolamento CE n. 1/2003: verso la devoluzione di competenze in materia di concorrenza della Commissione europea alle Autorità Garanti ed ai giudici nazionali, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2004, 315ss., 37: "In tale organizzazione l'obiettivo è che i casi siano trattati, nell'ambito della rete delle autorità responsabili della concorrenza, dall'autorità più idonea". Idea che sta alla base della soluzione prospettata nel presente scritto, dato che, come si vedrà nel testo, esistono varie e valide ragioni per ritenere che l'autorità giudiziaria, e precisamente le Sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale, siano la "autorità più idonea" a conoscere i procedimenti in tema di licenze obbligatorie per invenzioni dipendenti.
[27] Ci si potrebbe dunque chiedere se la previsione dell'art. 31 lett. c) dei Trips non sia direttamente applicabile in Italia.