Transit de marchandises contrefaisantes : quelles actions depuis la loi du 29 octobre 2007? (1)

10 April 2009

Isabelle Leroux, Beatrice Martinet

Dans un contexte d'internationalisation croissante, la question du contrôle des marchandises en transit sur le territoire français est une question essentielle pour les entreprises victimes de contrefaçon. De plus en plus de contrefaçons, le plus souvent en provenance de Chine, ne font en effet que transiter sur le territoire français pour être ensuite écoulées sur d'autres territoires. le présent article se propose de faire un tour d'horizon de la jurisprudence française et communautaire la plus récente afin de déterminer, notamment à la lumière de la loi du 29 octobre 2007, les situations dans lesquelles le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle pourrait prétendre contrôler le transit de marchandises portant atteinte à ses droits sur le territoire français.

1 - La question du statut des marchandises « arguées de contrefaçon » en transit sur le territoire français a fait l'objet au cours de ces dernières années, d'une abondante jurisprudence française et communautaire, dont l'analyse a donné lieu à de nombreuses interprétations à première vue difficiles à synthétiser et parfois contradictoires.

2 - Entre la position consistant à exclure a priori, car non comprise dans « l'objet spécifique » du droit de propriété intellectuelle invoqué, toute possibilité de contrôler (2) - et de sanctionner le cas échéant - le «transit » de marchandises introduites sur le territoire de transit en violation d'un droit de propriété intellectuelle, et la position consistant à admettre ce contrôle de manière tout aussi générale, on trouve en effet, tant dans la doctrine que la jurisprudence, de nombreuses positions intermédiaires mettant en avant tel ou tel critère pour refuser ou admettre, selon le cas, la possibilité d'un tel contrôle (3).

3 - Il faut reconnaître en effet que, de manière générale; toute systématisation des solutions dégagées par la jurisprudence apparaît d'autant plus difficile que les décisions rendues par les cours et tribunaux français et communautaires l'ont été dans des circonstances différentes, tenant notamment à :

  • la nature des marchandises en transit, selon qu'il s'agit de marchandises ( authentiques », fabriquées par ou avec le consentement du titulaire du droit mais introduites sur le territoire de transit, en violation de ses droits de propriété intellectuelle (4), ou au contraire de « contrefaçons» stricto sensu, entendues comme « copies» non autorisées;

  • leurs pays d’origine et de destination, membres ou non de l'Union européenne;

  • leur statut douanier (sous régime douanier de transit ou en dehors de tout régime douanier, par exemple en transbordement), ou encore

  •  au caractère licite ou non de leur fabrication et/ou de leur mise en vente sur les territoires respectifs où ces opérations sont censées intervenir.

4 - La loi du 29 octobre 2007, qui a modifié les dispositions du Code des douanes et du Code de la propriété intellectuelle relatives à la retenue douanière semble en outre avoir apporté certaines réformes à cette procédure dont la portée ne saurait être ignorée.

5 - Il nous a donc semblé intéressant! après un bref exposé du statut juridique du transit de tenter de distinguer, à la lumière tant de la judsprudence française et communautaire récente. Que du règlement (CE) n' 1383/2003 5 et des récentes modifications apportées par la loi du 29 octobre 2007 6 à la procédure de retenue. douanière,des solutions qui semblent aujourd’hui.arrêtées en jurisprudence des solutions qui restent, à notre sens, sujettes à discussion.

 1. Statut Juridique du transit de marchandises

 A. - Précisions terminologiques sur la notion de « transit»

6 - Ainsi que nous l'avons vu, la situation des marchandises «en transit» peut être appréhendée de manière différente selon leur nature, leur pays d'origine et de destination et leur statut dans chacun de ces pays.
Il importe donc, à titre préliminaire, de tenter de définir (7) ce que l'on entend par « transit », et plus particulièrement par « transit interne », « transit externe », « transbordement» ou encore « transit tiers-tiers».

 7 - On entend communément par « transit» de marchandises « le passage à travers un Etat d'une marchandise dont la destination finale est dans un autre État (8).
L'administration des douanes définit plus précisément le « transit » comme un « régime douanier qui permet de transporter des marchandises sous douane et de bénéficier pendant la durée de leur acheminement, de la suspension des droits, taxes et autresmesures fiscales ou douanières applicables à ces marchandises» (9), par opposition au « transbordement » défini comme « le passage d'un moyen de transport à un autre, directement ou par un séjour intermédiaire en magasin ou aire de dédouanement situé dans le périmètre d'un même bureau de douane, de marchandises qui n'ont été ni mises à la consommation, ni placées sous un régime douanier» (10), Plus communément, on considère généralement qu'il s'agit d'un stockage temporaire, en dehors de tout régime douanier, de marchandises provenant d'un pays tiers à la Communauté dans l'attente de leur réexpédition finale vers un autre pays tiers (11),

8 - Cette notion de « transbordement », empruntée au droit maritime (12) et introduite dans le Code de la propriété intellectuelle en 2004 (13), au titre des actes de contrefaçon répréhensibles au sens de l'article L. 716-9, n’est cependant définie par aucun texte et n'est généralement pas reprise par la jurisprudence qui préfère distinguer de manière plus générale;

  • le « transit interne », entendu comme le transit de marchandises « en provenance d'un pays membre de la Communauté »), et destinées, après avoir emprunté le territoire d'un ou plusieurs États membres à être acheminées:

    • soit vers un autre État membre, il s'agit alors de transit interne « intracommunautaire »

    • soit vers un État tiers, les marchandises restent alors soumises au régime du transit interne jusqu'à leur réexpédition finale vers un Etat tiers (14)

  • le « transit externe » entendu comme « en provenance d'unpays tiers à la Communauté » qui se subdivise lui-même en :

    • transit externe de marchandises pouvant être « mises en libre pratique (15) pour la première fois sur le territoire d'un État membre, et

    • transit externe dit « tiers-tiers » (en provenance et à destination d/un pays tiers).

 9 - Même si ces définitions ne font pas l’unanimité et ne se recoupent notamment pas exactement avec les régimes douaniers correspondant à chacune de ces situations, elles seront adoptées comme telles dans la suite de cette étude pour des raisons de clarté.

 B. - Textes applicables et principes en jeu

10 - Les textes applicables et principes en jeu ne sont pas les mêmes selon que l'on considère le cas d/une marchandise en transit « interne » en provenance d'un pays membre de la Communauté et à destination d'un pays membre ou tiers à la Communauté ou que l'on considère le cas d'une marchandise en transit « externe », en provenance et/ le cas échéant, à destination d'un pays tiers à la Communaute.

11 - En matière de« transit interne », on sait en effet que l’article 28 du Traité de Rome (16) prohibe toute mesure de restriction à la libre circulation des marchandises entre États membres, les dérogations à ce principe fondamental prévues à l'article 30 de ce même traité, notamment « pour la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle » (17), ne pouvant jouer que de manière restrictive et dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde de droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété (18).
Dès lors, il conviendra de se demander, chaque fois qu’une marchandise en transit sur notre territoire, est originaire d’un pays membre à la Communauté si l'objet spécifique du droit invoqué par le titulaire de ce droit permet de « contrôler » et le cas échéant de « faire sanctionner » le transit de cette marchandise sur le territoire français, seule circonstance de nature à justifier une entorse au principe de libre circulation des marchandises sur le territoire communautaire.

12 - En matière de « transit externe », la libre circulation n'étant plus en jeu, on se posera uniquement la question de savoir si les prérogatives conférées par les textes français et communautaires au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle invoqué sur le territoire français lui permettent de contrôler et le cas échéant de faire sanctionner le simple transit de cette marchandise sur ce territoire. Selon l’interprétation de la Cour de justice des communautés européennes (19), cela ne sera possible que si cette prérogative est comprise dans « l'objet spécifique » du droit invoqué par le titulaire. Or, la jurisprudence communautaire rendue respectivement au visa de la directive n' 89/1 04/CEE sur les marques et du règlement (CE) n' 6/2002 sur les modèles, a eu l'occasion de définir « l'objet spécifique »:

  • d'une marque comme « le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque » (20) ;

  • d'un modèle enregistré comme la « faculté pour le titulaire d'empêcher des tiers de fabriquer, de vendre ou d'importer, sans son consentement, des produits incorporant le modèle protégé » (21).

13 - Une interprétation stricte de ces principes tirés de la jurisprudence communautaire reviendrait cependant à exclure par principe tout contrôle de marchandises en transit, ce statut ne constituant, à proprement parler, ni une mise en circulation au sens de« commercialisation » où l'entend la CJCE, ni une « importation» des marchandises sur le territoire français.
Or, ce n'est d'évidence, ni la position de la jurisprudence ni celle du législateur français et européen. Il ressort en effet tant de l'étude du règlement (CE) n' 1383/2003 du Conseil en date du 22 juillet2003 22 quede la loi du 29 octobre 2007 23 que le législateur a entendu conférer aux douanes des pouvoirs accrus pour contrôler, et le cas échéant, saisir, des marchandises, y-compris lorsqu"elles setrouvent en transit ou en transbordement (24).

14 - Il convient en outre de concilier cette interprétation jurisprudentielle stricte des prérogatives dérivant de l'objet spécifique de ces droits, avec les textes français et communautaires définissant ces mêmes prérogatives, qui ne se recoupent eux-mêmes pas totalement entre eux (25). À titre d'exemple, alors que l'article L. 716-9 vise expressément le « transbordement » parmi les actes de contrefaçon de marque pénalement sanctionnés (26), l'article L. 521-10 qui constitue le pendant de cet article en matière de dessins et modèles ne vise pas expressément ce comportement. De même, alors que l'article 9 du règlement (CE) n 40/94 sur les marques communautaires vise, au titre de l'usage par un tiers susceptible d'être empêché, un usage « dans la vie des affaires », cette précision n'apparaît ni dans l'article 19 du règlement (CE) no 612002 sur les modèles communautaires, ni dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux prérogatives conférées au titulaire d'une marque ou d'un modèle enregistré (27).

 15 - L'existence de telles divergences a donné lieu à une jurisprudence abondante: il en résulte des situations claires, que nous envisagerons ci-après, et des situations qui restent à notre sens sujettes à discussions.

 2. les solutions clairement dégagées par la jurisprudence : l'impossibilité de contrôler le transit de marchandises fabriquées et destinées â être mises sur le marché de manière licite

16 - Il ressort de l'étude des textes et de la jurisprudence en vigueur, que le titulaire d'un droit dans le pays de transit ne peut l'invoquer pour faire obstacle à la commercialisation d'une marchandise fabriquée et destinée à être mise dans le commerce de manière licite dans les territoires où ces opérations ont eu lieu.

17 - Cela semble vrai tant en ce qui concerne le transit interne, dans une logique d'achèvement du marché communautaire qu'en ce qui concerne le transit externe.

A. - Le cas du transit interne

1. Transit interne intracommunautaire (« membre-membre »)

 18- -: Jusqu'à une période somme toute assez récente; la jurisprudence française considérait que les marchandises en transit sur le territoire français, quel que soit leur nature, leur provenance, leur pays de départ ou de destination et leurs situations respectives dans ces territoires, pouvaient faire l'objet d'une retenue en douane et être sanctionnées au titre de la contrefaçon sur la base du seul titre de propriété intellectuelle détenu par le titulaire sur le territoire de transit (28). Cette interprétation des textes était fondée soit sur l'article L. 5134 (29) (en matière de modèle), soit sur les articles L 716-8, L 716~9 a) et L. 716_10 30 (en matière de marque) du Code de la propriété intellectuelle, réprimant respectivement « l'importation» et « l’importation sous tous régimes douaniers » (y compris donc sous le régime du transit), de marchandises protégées par un droit de marque ou de modèle.

 19 - La Cour de justice des communautés européennes a cependant estimé, dans une décision du 26 septembre 2000 (31), qu' « en mettant en oeuvre sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre État membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du Traité CE (32). Selon le raisonnement suivi par la CJCE, le transit de marchandises ne relevant pas de « l'objet spécfique du droit invoqué» (33), le titulaire du droit sur le pays de transit ne peut faire obstacle à ce transit « sans rapporter la preuve de l'illégalité de la fabrication et de la commercialisation des pièces en cause dans les États membres où ont lieu ces opérations ».
Bien que, la décision, rendue au visa de «l'objet spécifique » du droit invoqué, puisse être interprétée de manière extensive, en ce sens que le titulaire d'une marque ou d'un modèle ne disposerait jamais de la faculté d'empêcher le transit d'aucune marchandise, une telle faculté ne relevant pas de « l’objet spécifique» de son droit, le fait que la CJCE ait pris le soin de; préciser que ce contrôle n'est en l'espèce exclu que dans les deux hypothèses cumulatives (i) d/un transit « intracommunautaire », (ii) de marchandises licitement fabriquées et mises en vente dans leurs territoires de départ et de destination, ne permet pas à notre sens de conclure à une telle généralisation.

 20 - La jurisprudence française stest donc alignée sur cette position, en particulier par un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 septembre 2002 (34), en excluant la possibilité de contrôler des marchandises en transît intracommunautaire, lorsque celles-ci sont «illicitement fabriquées et « destinées à être mises en vente de manière licite » dans leur pays d'origine et de destination.

21 - La loi du 29 octobre 2007 a quant à elle prévu expressément cette exception sous les articles L. 521-14 et L. 716_8 (35) , de sorte que cette situation n'est plus discutable.

2. Transit en provenance de la Communauté et à destination d'un pays tiers

22 - Saisie d'une question préjudicielle de la Cour de cassation, la CJCE a étendu cette solution à l'hypothèse dans laquelle les marchandises, légalement fabriquées dans un État membre parce que le signe dont elles sont revêtues n'y est pas protégé à titre de marque, étaient destinées à être commercialisées, également Iibrement, dans un État tiers (36). Il convient de préciser que selon la Cour de justice, ces marchandises restent bien soumises au principe de libre circulation car, en provenance d'un pays membre (en l'occurrence l'Espagne), elles sont bien amenées à circuler d'un point à l'autre de la Communauté avant d'être réexpédiées vers un pays tiers (en l’occurrence, la Pologne alors non-membre de la Communauté).

23 - Elle a donc fait application des mêmes principes que ceux précédemment exposés, en retenant notamment que l'article 28 du Traité CE (37) « doit être interprété en ce sens qu’il s’opposeà la mise en oeuvre/ en application d’une législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre État membre et destinées/ après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d’un pays tiers ,). Cette décision s'inscrit donc là encore dans une logique d'achèvement du marché intérieur et de libre circulation de produits « licites» au sein de ce marché. Cette situation a été expressément visée par la loi du 29 octobre 2007 de sorte qu'elle n'est plus discutable (38),

 B. - Le cas du transit externe

24 - Au-delà de cette logique d'achèvement du marché intérieur, conforme à l'article 28 du Traité CE, la CjCE a en outre étendu cette jurisprudence aux marchandises en provenance de pays tiers (transit externe), sous réserve cependant qu’elles aient été légalement fabriquées et/ou qu’elles soient destinées à être mises sur le marché de manière licite dans le pays d’arrivée, qu'il s'agisse d’ailleurs d'un pays membre ou tiers à la Communauté.

1. Transit « tiers-tiers» et transbordement de marchandises « authentiques»

 25 - Saisie d’une question préjudicielle relative à la faculté pour le titulaire d’une marque d’empêcher le transit sur le territoire communautaire « de produits d’origine » portant sa marque, en provenance et à destination de pays tiers, la CJCE a jugé dans un arrêt Class International du 18 octobre 2005 (39) rendu au visa de l'article 5, paragraphe 1, de la directive n' 89/104/CEE du 20 décembre 1988, que:
« le titulaire d/une marque ne peuts/opposer à la seule introduction dans la Communauté, sous le régime douanier du transit externe ou sous celui de l'entrepôt douanier/ de produits d'origine revêtus de cette marque et qui auparavant, n'ont pas déjà été mis dans le commerce dans la Communauté par ledit titulaire ou avec son consentement» (40).
La CJCE précisait en outre que « le titulaire de la marque ne peut s'opposer au transit que s'il parvient à démontrer que les marchandises seront nécessairement mises dans le commerce de I’Etat membre où la saisie est pratiquée, soit en raison d'une mise en libre pratique des marchandises soit d'une vente ou offre en vente ».

26 - Il convient cependant de préciser qu’en I’espèce, il s'agissait de marchandises d’origine, fabriquées hors de l'Espace économique européen, mais avec le consentement du titulaire de droit que ce dernier entendait «bloquer» sur le territoire de transit (41) du fait de l'absence d’épuisement de son droit.
Or/ les marchandises n'ayant pas été mises dans le commerce surce territoire de transit, il était à notre sens naturel de considérer que le « droit exclusif il reconnu au titulaire d'une marque de ( contrôler la première mise dans le marché du produit marqué dans l’espace économique européen iI n’avait pas subi d’atteinte du seul fait du transit sur le territoire européen de ces marchandises (42).
Même si les termes généraux de cet arrêt ont fait dire à de nombreux commentateurs que la solution vaudrait également pour des marchandises « non authentiques » (43), il n'en reste pas moins qu’il s’agissait là d'une problématique d'épuisement des droits et non de lutte contre la contrefaçon stricto sensu.

27 Un raisonnement identique peut être tenu au sujet de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2006 dans l'affaire Christian Dior c/ Smith and Co (44) puisque là encore il s’agissait de produits d’origine.

28 - l'arrêt Montex (45), qui a été rendu dans le cadre d'un transit « tiers-membre » est plus difficile à interpréter.

2. Transit externe de marchandises destinées à être mises en libre pratique dans la Communauté: la jurisprudence Montex

29 - Le 9 novembre 2006, la CJCE rendait, au visa des articles 5 (1 ) à (3) de la directive nO 89/1 04/CEE et 1 (1) du règlement (CE) n° 3295/94 (aujourd'hui remplacé par le règlement (CE) n 1383/2003), un arrêt aux termes duquel; « le titulaire d'une marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée, en l'occurrence la République fédérale d'Allemagne, de produits revêtus de la marque, et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas, en l'occurrence l'Irlande, que lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe, et qui implique nécessairement la mise dans le commerce dans ledit État membre du transit » (46). La CjCE précisait en outre que ni le pays de provenance (membre ou tiers par rapport à la Communauté), ni le caractère légal ou non de la fabrication des produits concernés, n'étaient susceptibles d'entrer en ligne de compte dans cette appréciation.

 30 - Une interprétation extensive de cette décision revient à condamner toute possibilité de contrôle des marchandises en transit, y compris s'agissant de produits de contrefaçon stricto sensu, dès lors que l'on ne parvient pas à démontrer une mise dans le commerce effective (ou à tout le moins une mise en libre pratique) de ces marchandises sur le territoire de transit. Or, ce n'est manifestement pas, à la lumière de la jurisprudence de la CjCE et des travaux parlementaires, le sens du règlement (CE) nO 1383/2003, ni de la loi 29 octobre 2007.

3. les solutions sujettes à discussion marchandises fabriquées et/ou mises dans le commerce en violation d'un droit de propriété intellectuelle dans le pays de départ et/ou d'arrivée

A. - Le règlement (CE) n° 1383/2003 et la jurisprudence de la CJCE

31 - Adopté le 22 juillet2003, le règlement (CE) nO 1383/2003 (47) du Conseil permet aux services douaniers de retenir des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes pendant une certaine période afin de permettre au titulaire des droits de vérifier leur origine, de constater la contrefaçon et, le cas échéant, d'agir directement contre les responsables de cette atteinte.

32 - Selon l'article 1er de ce règlement et le point 3) de son préambule, les autorités douanières sont clairement compétentes pour effectuer des contrôles, et le cas échéant saisir des marchandises en simple transit, voire en transbordement, qui constitueraient aux yeux des titulaires de droit des contrefaçons (48). En revanche, le règlement exclut expressément la possibilité d'un tel contrôle pour des marchandises revêtues d’une marque ou fabriquées par le titulaire ou avec son consentement (49).

33 - Par deux arrêts des 6 avril 2000 (50) et 7 janvier 2004 (51), la CJCE a d'ailleurs validé cette interprétation du règlement selon laquelle les autorités douanières sont compétentes pour effectuer des contrôles, et le cas échéant procéder à des saisies sur des rnarchandises contrefaisantes en situation de simple transit. Ainsi, la CJCE jugeait elle dans son arrêt du 7 janvier 2004, que:
« Les articles 2 et 11 du règlement (CE) n° 3295/94 52 doivent être interprétés en ce sens qu'ils sont applicables à une situation dans laquelle des marchandises en transit entre deux États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne sont retenues provisoirement dans un État membre par les autorités douanières de cet État (53). L'article 11 du règlement (CE) n° 3295/94 impose aux États
membres d'établir des sanctions en cas d'infraction à l'interdiction, prévue à l'article 2 de ce règlement, de mettre en libre pratique, d'exporter, de réexporter ou de placer sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon (54).
Si une telle interprétation conforme (au règlement) est possible, il appartient à la juridiction nationale en vue de garantir aux titulaires d'un droit de propriété intellectuelle une protection de celui-ci contre des atteintes interdites par l'article 2 du règlement (CE) n° 3295/94 d'appliquer au transit sur le territoire national de marchandises de contrefaçon, les sanctions civiles prévues par le droit national pour les autres comportements interdits par le même article 2, pour autant qu'elles ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif» (55).

34 - Peut-on alors dire en application de cette décision qu'il convient de s'en remettre aux dispositions nationales pour sanctionner, chaque fois que cela est possible dans le· droit national, le transit de marchandises contrefaisantes ?

B. - La loi du 29 octobre 2007 et la jurisprudence de la Cour de cassation

35 - En réformant à la fois le Code des douanes et le Code de la propriété intellectuelle, la loi du 29 octobre 2007 a considérablement renforcé le pouvoir des douanes, notamment en étendant la retenue douanière, qui existait en matière de marques, à tous les autres droits de propriété intellectuelle. La loi du 29 octobre 2007 56 a ainsi largement réécrit les articles du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la retenue douanière, en prévoyant, notamment, deux exceptions à la possibilité pour les douanes de retenir des marchandises arguées de contrefaçon en transit sur le territoire français, à savoir: lorsque ces marchandises en transit sur le territoire français sont légalement fabriquées dans un autre pays membre de la Communauté et sont destinées:

  • soit à être légalement commercialisées sur le marché d'un autre État membre;

  • soit à être réexportées vers un Etat tiers.

On peut donc penser, a contrario, que le législateur a voulu conserver la faculté pour les douanes, et par là même pour le titulaire de droits, de contrôler, et le cas échéant faire sanctionner le transît de marchandises fabriquées en violation des droits du titulaire et/ou destinées à être mises sur le marché de manière illicite sur le territoire d'arrivée.

36 - En ce sens, il ressort de l'étude des travaux parlementaires qui ont présidé l'adoption de la loi du 29 octobre 2007,.qu'une modification d'apparence mineure, à savoir la suppression de la qualification « sous tous régimes douaniers » visant les importations susceptibles d'être sanctionnées, permet aujourd'hui de retenir et même de procéder à des saisies sur des marchandises en simple « transbordement » (57), et ce, en dehors de tout risque d'une « mise sur le marché» sur le territoire de transit. Cette interprétation est en outre confirmée par l'article L. 716-9 a) du Code de la propriété intellectuelle qui vise expressément le « transbordement » parmi les actes de contrefaçon susceptibles d'être pénalement sanctionnés. C'est d'ailleurs sur ce fondement que le tribunal de grande instance de Paris a sanctionné, dans une décision du 12 novembre 2008, le simple transbordement sur le territoire français de pilules de Viagra en provenance d'Inde et à destination du Chili (58), Il convient donc de considérer que le contrôle du simple transit relève bien des facultés reconnues par le droit français au titulaire de la marque.

37 - En application de la jurisprudence communautaire, le titulaire ne pourra cependant faire sanctionner ce transit que s'il rapporte la preuve que ces marchandises ont été fabriquées et/ou sont destinées à être mises dans le commerce de manière illicite. C'est d'ailleurs la position qui a été adoptée par la Courde cassation dans deux arrêts rendus les 2 décembre 2003 (59) et 19 juin 2007 (60), par lesquels elle a estimé qu'en relaxant un prévenu du chef de contrefaçon au seul motif que le simple transit sur le territoire français de marchandises protégées par un modèle ne relèverait pas de l'objet spécIfique de ce modèle (61), « sans rechercher comme l'y invitait la partie civile si ces marchandises avaient été fabriquées licitement et étaient destinées à être mises dans le commerce de manière licite », la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision. C'est qu'en effet, la question ne se pose pas dans tes mêmes termes à notre sens selon que l'on se trouve face à une marchandise authentique, d'importation parallèle, ou face à une contrefaçon stricto sensu.

38 - En application de cette jurisprudence, il conviendrait donc, dans chaque hypothèse, d'apprécier si les marchandises ont été fabriquées et/ou sont destinées à être mises sur le marché de manière licite pour pouvoir contrôler, et, le cas échéant, sanctionner le transit de marchandises sur le territoire français.

39 - Dans un contexte d'internationalisation de la contrefaçon et d'objectif affiché par les gouvernements de coopération contre sa diffusion dans le monde, on ne peut qu'approuver cette position de la jurisprudence française.

1. Pour des raisons de format, la présente étude s'intéressera plus particulièrement aux marchandises protégées par une marque ou un dessin et modèle enregistré.

2. Entendu·ici et dans la suite de cette étude comme « faculté d'empêcher·»;

3. V. notamment: CfCE, 26 sept. 2000, aff. C-23/99, Commission c/ Rép. -française: Comm. cam. é/ectr. 2001, comm. " Ch. Caron.'-CjCE, 23 oct 2002, arr C-115/02, Administration des douanes et droits indirects c/ Riog/ass SA et Transremar SL ; Propr. industr. 2004, comm. 24, P. Kamina. - Casso crim., 2 déc. 2003, Renault c/ Franco A : PIBD 2004, n° 783, Ill, p. 204. - C!CE, 7 janv. 2004, aff C-60/92, Ro/ex : Propr. industr. 2004, comm. 23, A Foffiard· Monguiral. - Casso crim., 21 sept 2004 : Propr. intelf. oct. 2005, n° 17, p. 456, note P. de Candé. C!CE, 30 nov. 2004, aff. C" 16103, Peak Ho/ding AB cl Axolin-EfinorAB; Propr. intell. avr. 2005,n° 15, note G. Bonet. - C!CE, 18 oct 2005, aff C"405/03, Class International av c/ Colgate"Pafmolive Company: Propr. intell.janv. 2006, n° 18, note G.- Bonet. -Casso com., 7 juin 2006" nQ 0412.274, Parfums Christian Diore! Smith & Co: JurisDaoe. n° 2006·033899; D. 2006, act. jurispr. p. 1893, noteJ. Daleau. -Clef, 9 nov. 2006, aff. C-287/05, Montex Holdings Ltd c/ Diesel SPA; Propr.. industr. 2007, comm. 2, A Folliard-Monguiral. - Casso crim., 19 juin 2007, n° 06-84.300: Propr., industr. 2007, comm. 90, /."P. Gasnier. - TCI Paris:, 23 févr. 2007, Pfizer eta. e! Hab Pharmaceuticals ; PIao 2007, n° 851, lJf, p. 312. -Casso corn., 10 juill. 2007, nO 05" 18.571, Butress BVet a. e! L'Oréal et a. : jurisDaoe. n° 2007·040140. J. Passa, La contrefaçon de marque et l'exigence d'une mise dans le commerce : Propr. industr. 2008, étude 10.

4. Du fait de l'absence d'épuisement de ses droits.

5. Cons. UE, régi. (CE) n° 138312003,22 juill. 2003 :JOUE,n L196,.2 aout, 2003 p.7.

6. L. nO 2007·1544, 29 oct. 2007: JO 10 nov. 2007, p. 18506

7. Les définitions données ci-après résultent d'une tentative de synthèse de Jujurisprudence. Il est à noter qu’elles ne font pas l'unanimité des auteurs ni des juridictions et ne se recoupent pas exactement avec les définitions retenues par l'administration des douanes.

8. C. Cornu, Vocabulaire juridique, V" Transit.

9. lexique douanier publié sur le site des douanes: www.douane.gouv.fr.

10. Site des douanes: section « questions & réponses )).

11. V. intervention de M. j. Fournel, dir. gén.l de la DGDDI, Conséquences pratiques de la loi du 29 octobre 2007 issue de la directive européenne du 29 avril 2004 : RIPIA 2008, n" 231.

12. C. Cornu, Vocabulaire juridique, V" Transbordement: « fait de transporter les marchandises d'un navire à un autre ».

13. L. n" 2004-204, 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité: JO 10 mars 2004, p. 4567.

14. V. CJCE, 23 oct 2002, aff. C-115/02, Administration des douanes et droits indirects cl Riog/ass 5A et Transremar 5L, prée. note 3.

15. Accomplissement des formalités douanières de dédouanement et mise d’un terme au scellement douanier des marchandises (en vue de la mise sur le marché des marchandises)

16. Traité CE art. 28 : « Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équiva{ent, sont interdites entre les Etats membres »..

17. Traité CE, art. 30 : « Les dispositions des articfes 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons (. ..) de protection de la propriété industrielfe et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans l’e commerce entre les Etats membres».

18. ClCf, 77 oct. 7990, ail. C-70/89, HAC CF, Rec. ClCf 7990, l,p. 3711,pt 72.

19. V. supra note 3, jurisprudence CleE : CfCE, 26 sept. 2000, aff. C-23/99, Commission cl Rép. fr. - CJCE, 23 oct. 2002, aff. C-115102, Administration des douanes et droits indirects cl Rioglass SA et Transremar SL. - CjCE, 18 oct. 2005, afr. C-40S/03, Class (nternational av c/ Colgate-Palmofive Company. - CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-281/0S, Montex Holdings Lrd c/ Diesel SPA.

20. CJCE, 31 oct. 1974, aff. 16/74, Centrafarm.

21. ClCE, 5 oct 1988, aff. C-238/87, Volvo..

22. Cons. UE, règl. (CE) n° 1383/2003,22 juill. 2003, préambule et art. 1'" :JOUE n° L 796,2 août 2003, p. 7, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriétéi intellettuelle ainsi que des 'mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

23. L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon, prée.

24. V. infra 31 à. 37.

25. V. Cons. UE, règl. (CE) n° 138312003,22 juill. 2003, préc., art 2,3 et 11. - CP/, art. L. 713·2 à L. 713-4, L. 716·1, L. 716-8 à L. 716-10. - Cons. ,CE, règl. (CE) n° 40194, 20 déc. 1993, art. 9 à 13: faCE n° L Il, 14 janv. 1994, p. 7(sur la marque communautaire) et Cons. CE, dir. 891104/CEE, 20 déc. 1988, art. 5 à 7 : faCE n° L40, 1r févr. 1989, p. 1(pour les marques) et CPI, art. L. 513· 7à L. 513-8, L. 521-1, L. 521-10 H. 521-19, L. 515-1 etL. 522-1 ainsi que Cons. UE, règl. (CE) n° 612002, 12 déc. 2001, art. 19: fOCEn° L3,5 janv. 2002 et PE et Cons. UE, dir. 98171ICf, 13 oct. 1998, art. 12 et 15; fOCE n° L289, 28 oct. 1998,p. 28.

26. ll Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à lavente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite: a) d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ». 27. V. CPI, art. L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 (pour les marques) et art. L. 513-4 et L. 521-10 (pour les modèles).

28. V. par exemple CA Paris, 4" ch., sect. A, 14 juin 2000, SA Éditions Nathan c/ SARL Mi/a éditions et al.: furisData n° 2000-122914, « il est constant qu'encourt les peines de contrefaçon de marque l'importation, sous tous régimes douaniers, de marchandises présentées sous une marque contrefaite. – Que de telles dispositions en visant tous les régimes douaniers s'appliquent bien aux marchandises importées ou qui ont simplement transité en France avant d'être réexpédiées dans le pays de destination finale; que le simple transit sur le sol français ou l'admission temporaire en entrepôt de douane d'une marchandise revêtue d'une marque contrefaisante qui y est apposée, constitue un acte de contrefaçon commis sur le territoire français 1>. - V. également Casso crim., 26 avr. 1990, Asin Crespo Ricardo cl Min, public. - CA Paris, 4" ch., sect. A, 28 nov. 2001, Sté Marquis Trans Service cl SA Yves Saint Laurent,' furisData n° 2001-180058. - TCI Paris, 3" ch., 12 oct. 2001, SA Christian Dior Couture cl SARL Fadis et a. - CA Paris, 13 oct. 2000, Parfums Givenchy et aJ. cl Perfumania Inc et al.

29. Dans sa version antérieure à la loi du 29 octobre 2007 selon lequel: «sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marehé,l't'mportation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produits incorporant le dessin ou modèle ».

30. Dans leurs versions antérieur~s à la loi du 29 octobre 2007.

31. CJCE, 26 sept. 20.00, arr. C-23199, Commission cl France; Rec. CJCE 2000, l, p.7653.

32. Devenu après modification de la numérotation, Traité CE, art. 28. - V. supra notes 15 et 16.

33. Car il n'implique aucune utilisation de l'apparence du produit.

34. Casso crim., 3 sept. 2002, Renault cl Franco X. : « Le transit ne relève pas de l’objet spécifique du droit des dessins et modèles dans l'Ëtat membre de la Communauté européenne où il s'effectue dès lors que les marchandises légalement fabriquées dans un État membre sont destinées, après avoir transité sur le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre où elles peuvent être légalement commercialisées. La preuve n'a pas été rapportée quant à l'illégalité de la fabrication et de la commercialisation des pièces détachées en cause» confirmé par Casso afm., 2 Tsept. 2004, n° 04-81.204: lurisData n° 2004-025064. - V. également Casso com., 3 f mars 2004) nO 00-10;90 1 : lurisOata nO 2004-023 ro8 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 66. . .

35. L. n° 2007-1544) 29 oct. 2007, prée., art. L. 521-14, al. let art. L. 116-8, al. 7 : « La retenue mentionnée au présent alinéa ne porte pas: sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du Code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ».

36. CJCE, 23 oct. 2003, arr. C- r15102, Rioglass.

37. Précédemment 30. - V. supra note 15.

38. L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007,préc., art. L. 521- 14, al. 7 etart. L. 716-8, al. 7 : « La retenue mentionnée au présent alinéa ne porte pas: (...) sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un Etat membre de la communauté européenne dans lequel elles ont été placées sous le régime du transît et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1<1' du Code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne ».

39. ClCE, f8 oct 20051 afr. C-405/03, Cfass International BV clColgate-Palmolive Company.

40. CICE, 18 oct. 2005, Class International, attendu 50.

41. En l'espèce Rotterdam (Hollande), [es marchandises ayant été fabriquées en Afrique du Sud.

42. V. Cons. Cf) dir. n° 891104/CEE) 20 déc. 1988, prée., art. 7et jurispr. Rendue au visa de ces articles par [a (jCE, en particulier CICf, 20 nov. 200f) aff. C-414199 à C-416-99, Zino DavidoHet Levi's Strauss. - Plus récemment C/CE, 30 nov. 2004, arr. C-16/03, Peak Holding AB clAxofin-f/inor AB.

43. V. notamment/. Passa, Droit de la propriété industrielle: LeD], éd. 2006, nO 269.

44. Cass. cam., 7 juin 2006, nO 04- r2.274, Parfums Christian Dior Smith and Co: jurisData n° 2006·033899: ( un transit, tel que celui en cause au principal, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre, vers un Etat tiers n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à j'objet spécifique du droit de la marque (...) indépendamment de la destination finale des marchandises en transit ».

45. C/CE, 9 nov. 2006, afro (-281/05, Montex Hofdings Ltd cl Diesel SpA.

46. Pt 27.

47. Cons. UE, règ!. (CE) n° 138312003,22 juill. 2003, prée, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que des mesures àprendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. ce règlement annule et remplace le règlement (CE) n° 3295/94 du 22 décembre 1994 qui avait le même objet en étendant le pouvoir des autorités douanières.

48, v. Cons. Ut, règl. (CE) n° 1383/2003, 22 juif{. 2003, prée., préambule et art. 7.

49. V. Cons. UE, règl. (CE) n° 138312003,22 juill. 2003, prée:, art. 3.

50. CICE, 6 avr. 2000, arr. C-383/98, The Polo Lauren Company: Rec. C/CE 2000, l, p. 2S 19: (l Le règlement (CE) n° 3295194 permettant la retenuede marchandises en transit dans un État membre où la marque est protégée s'applique à des situations dans lesquelles des marchandises importées d'un État tiers sont, au cours de leur transit vers un autre État tiers, provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement et à la demande de la société titulaire des droits dont la violation est invoquée (cf. pt 26-29) ».

51. CICE, 7 janv. 2004, arr. C-60102, Rolex : Rec. C/CE 2004, l, p. 651, Transit tiers-tiers de marchandises contrefaisantes.

52. Abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1383/2003 dont l'objet est sensiblement identique.

53. Pt 64.

54. Pt 55.

55. Pt 60.

56. L. n° 2007-1544, 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon, prée. - V, CPf, art. L. 521-14, L. 716-8 et L. 7199, a).

57, V. CPI, art. L. 716-9 et L. 716-10, nouvelle rédaction et C. douanes, art. 428 après l'adoption de la loi du 29 octobre 2007 ainsi que les travaux parlementaires relatifs à l'adoption de cette loi publiés par l'IRPI, p. 289,323-325,421 et 546 sur le sens et les enjeux de cette modification (V. en particulier Rapp. Sénateur Béteilfe, p. 289 : « nous souhaitons en outre rendre possible une répression plus sévère de la contrefaçon s'agissant des marchandises qui ne font que transiter sur notre territoire, en provenance par exemple d'Asie (...) et à destination du marché africain ».

58. TCI Paris, 12 nov. 2008 : PIao 2009, n° 8BB,III,p. 772.- V. cependant en sens contraire au sujet de Playstation Sony en provenance des ttats arabes unis et à destination du Gabon, Tcr Paris, 1"} sect., 2 f oct. 2008 : PIBO 2009, n° 887, liI,p.748.

59. Casso crim., 2 déc. 2003, n° 02-88.459, Renault cl Franco Axx : juris Data n° 2003-021675, « en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que certaines pièces retenues en douanes avaient été fabriquées sans son consentementà Taiwan, pays tiers à la Communauté européenne et qui ajoutait que les pièces ainsi retenues ne pouvaient être légalement commercialisées en Belgique, État membre dans lequel elles étaient protégées par un droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

60. Casso crim., 19 juin 2007, n° 06-84.300, Renault cl Luis X. Y. : JurisData n° 2007-040201, « si elle n'avait pas à apprécier la légalité de la commercialisation des produits en République tchèque, laquelle n'étaÎt pas membre à l'époque des faits, de l'Union européenne, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher comme l'y invitait la partie civile, si l'utilisation de la marque était conforme à la loi espagnole dont elle revendiquait la protection, n'a pas justifié sa décision, faute d'avoir procédé à cette recherche ».

61. Le «transit» n'impliquant pour la cour d'appel aucune utilisation de l'apparence de ce modèle.