La Protección de las Importaciones Paralelas tras la reforma del Código Penal

03 February 2011

Beatriz Díaz de Escauriaza

RESUMEN

La reciente reforma del Código Penal a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha supuesto la introducción de un controvertido cambio respecto de lo que en su día fue una de las principales novedades introducidas en dicho Código por la Ley Orgánica 15/2003. Si bien con esta Ley se permitía a los titulares de derechos de PI que acudieran a la vía penal para perseguir las importaciones paralelas, la nueva reforma limita la persecución de estas conductas a la vía civil.

The recent amendment of the Criminal Code through the Organic Act 5/2010, of 22 June, has introduced a controversial change with regard to what, at that time, was one of the principal novelties introduced in that Code by means of the Organic Act 15/2003. Whilst this Act enabled the holders of IP rights to pursue parallel imports as a criminal offence, the latest amendment now limits the pursuance of these activities to civil procedures.

Palabras clave: Propiedad Industrial, Importaciones Paralelas, Código penal, Despenalización

INTRODUCCIÓN

La importación de productos originales al margen de los canales de distribución de su titular y en competencia directa con éste, es lo que se conoce como el fenómeno de las importaciones paralelas.

Las grandes diferencias de precios que existen entre unos países y otros se convierten a menudo en el quebradero de cabeza de quien ve cómo sus propios productos son adquiridos por terceros en un país en el que se sigue una política de precios más barata, para introducirlos a continuación en otro país a un precio más competitivo. Esto es posible porque la primera puesta en el mercado por parte del titular o con su consentimiento, supone el agotamiento de su derecho de exclusiva y la imposibilidad de evitar que terceros no autorizados comercialicen su mismo producto a precios inferiores y a través de canales de distribución distintos. En estas ocasiones, por tanto, el ius prohibendi del titular de los derechos cede ante el principio de libre circulación de mercancías.  

No obstante lo anterior, el agotamiento de los derechos del titular no se produce en todas las ocasiones, sino sólo cuando la primera comercialización del producto en el mercado se ha realizado –por el titular o con su consentimiento- dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). En caso contrario, cuando la primera comercialización se haya realizado fuera del EEE, el titular mantendrá intacto su derecho de exclusiva para actuar frente a las importaciones de sus productos que se hayan realizado al margen de sus canales de distribución. Así lo estableció claramente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sus Sentencias de 16 de julio de 1998 (Asunto C-355/96, Caso Silhouette), de 1 de julio de 1999 (Asunto C-173/98, Caso Sebago), o de 10 de noviembre de 2001 (Asuntos C-414/99 a C-416/99, Caso Davidoff). Así se reflejó también en nuestra Ley 17/2001 de Marcas, cuyo artículo 36 establece que “el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

En virtud de lo anterior, ante la importación en nuestro país de un producto original adquirido por un tercero en un país no perteneciente al EEE, el titular de los derechos podrá acudir a la vía civil e interponer una demanda de infracción de marca sin temor a que se alegue el agotamiento de su derecho. No podrá sin embargo acudir a la vía penal pues, tras la reforma introducida en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y a pesar de la inclusión de este tipo de conductas en el tipo previsto en los artículos 270 y 274 del Código Penal de 2005, el legislador ha querido ahora despenalizar este fenómeno de las importaciones paralelas al considerar que los intereses de los titulares de derechos de propiedad industrial están suficientemente protegidos, sin que sea necesario reforzar dicha protección por la vía penal.

EL TRATAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN EL CÓDIGO PENAL ANTES DE LA LO 5/2010

Hasta hace apenas cinco años, el fenómeno de las importaciones paralelas no estaba previsto en el Código Penal.

Efectivamente, el artículo 534 del Código Penal de 1973 se limitaba a establecer que “El que infringiere intencionadamente los derechos de propiedad industrial será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 100.000 a 2.000.000 pesetas”. Aunque la Ley Orgánica 6/1987 vino a completar el tipo previsto en el citado artículo incluyendo un nuevo artículo 534 bis, dicha reforma se hizo en paralelo a la aprobación de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual, por lo que sólo afectó a los delitos contra la Propiedad Intelectual. De esta manera, el artículo 534 del Código Penal constituía en realidad una norma penal en blanco que obligaba a los afectados a acudir a la Ley de Propiedad Industrial de 1902 para saber cuándo un acto constituía o no una infracción de los derechos de propiedad industrial.

La aprobación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, supuso un importante avance respecto de la regulación anterior, al dotar de contenido al tipo y referirse expresamente a las infracciones de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en los artículos 270 y 274 respectivamente.

Así, el nuevo artículo 274 CP establecía penas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro meses para quien, “con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado”. El número 2 de ese mismo artículo preveía las mismas penas en los casos de posesión para comercialización, o puesta en el comercio, y se refería en particular a los casos en los que los productos fueran importados del extranjero (“Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero”). Ninguna mención se hacía sin embargo a las importaciones paralelas por lo que, al no estar previstas en el Código, el titular que quisiera atajar la comercialización paralela de sus propios productos cuando estos eran importados desde un tercer país, se veía obligado a acudir a la vía civil.

Hubo que esperar hasta la reforma del Código Penal a través de la Ley Orgánica 15/2003 para que las importaciones paralelas fuesen también perseguibles en vía penal, cuando existiese dolo.

A pesar de que en el Proyecto de Ley remitido al Congreso no se contemplaba inicialmente la sanción de las importaciones paralelas en el tipo del art. 274, sí se introdujo posteriormente en virtud de enmiendas en el Congreso presentadas por los Grupos Parlamentarios Vasco, Popular y Catalán, que se apoyaban en el tratamiento homogéneo que debía darse a la protección penal de los derechos de propiedad intelectual (con respecto a los que ya se había contemplado la sanción de las importaciones extracomunitarias de productos lícitos que vulneraban los derechos de autor o conexos) y los derechos de propiedad industrial.

Así, la reforma introducida por esta Ley Orgánica no sólo supuso la elevación de la pena de multa prevista en el artículo 274 CP en su límite inferior (que pasaba ahora a ser de doce a veinticuatro meses), sino también la inclusión en el tipo de las importaciones paralelas al prever expresamente que las mismas penas se impondrían a quienes “importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia”, teniendo en cuenta por supuesto el principio del agotamiento comunitario del derecho.

De esta manera, la inclusión de las importaciones paralelas en el tipo del artículo 274 CP vino a completar la protección de la que gozaban los titulares de derechos de propiedad industrial en la vía civil a través de la Ley 27/2001 de Marcas y contribuyó además a superar la barrera que suponía el no poder aplicar el Reglamento Comunitario 1383/2003, del Consejo relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, que no contemplaba la intervención de las  autoridades aduaneras en este tipo de conductas.

A pesar de todo, el hecho de que no se incluyera ninguna explicación en la Exposición de Motivos sobre el porqué de la conveniencia de penalizar este tipo de conductas fue interpretado por la Fiscalía como una prueba de que, en realidad, la protección que se brindaba a los titulares de derechos de propiedad industrial frente a las importaciones paralelas ya era suficiente.

Es por ello que en la Circular de la Fiscalía 1/2006 que se publicó con el objetivo de “hacer un estudio más exhaustivo de los tipos penales” en su nueva configuración, se indicó que “si bien la voluntad del legislador de la reforma de la LO 15/2003, ha sido la de sancionar las importaciones paralelas de objetos lícitos, tipificando expresamente esas conductas, lo cierto es que la opción de la represión penal frente a los actos lesivos del derecho exclusivo del titular a autorizar la importación de objetos lícitos, pudiera valorarse como excesiva a la luz del principio de intervención mínima del derecho penal y de proporcionalidad en la respuesta penal, dado que se castiga con igual pena la conducta del que importa obras ilícitas o fraudulentas, que la del que importa obras legítimas en el mercado extracomunitario, sin haber obtenido la autorización de quien es el titular del derecho de los derechos de distribución en España. En este sentido, la tutela en vía civil resultaría adecuada y suficiente, frente a este tipo de lesión, además de evitar la superposición de los dos ámbitos, penal y civil, de Protección de los derechos de propiedad intelectual”.

Por esto mismo la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de 23 de abril de 2010 (JUR 2010\\232826), decidió atenerse al tenor literal del artículo 274 CP, realizando una interpretación restrictiva del tipo contemplado en el mismo, para resolver así que la importación extracomunitaria no autorizada de productos de la marca Levis no constituía un ilícito penal a pesar de la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2003:


TERCERO Por la representación de LEVI STRAUSS & CO. se pretende que el precepto penal deba ser interpretado de forma extensiva y en contra del reo, al postular la interpretación que expresa en el folio 3 de su recurso, en el sentido de que los productos a que se hace referencia en el apartado primero del artículo 274 CP al tipificar la segunda de las conductas delictivas, la de la importación ilegal, se refiere a los "productos (...) para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado", refiriéndose las acciones típicas de reproducir, imitar, modificar o de cualquier otro modo utilizar no a los productos sino a los signos distintivos de los mismos.

Realiza un análisis de los criterios lógico y sistemático que considera relevantes en apoyo de su tesis, para terminar afirmando que, la reforma de dicho precepto realizada por la aludida Ley Orgánica 15/2003, "permite considerar como delito la importación paralela no comunitaria de productos originales sin el consentimiento del titular del derecho de explotación correspondiente y que tal modificación legal no puede referirse a la importación de productos con marcas falsificadas, imitadas o confundibles con las originales".

Este Tribunal no comparte tal argumentación.

Ha de recordarse la vigencia indiscutible en Derecho Penal de los principios de legalidad y taxatividad, que vienen expuestos en los artículo 1 y 4 del Código Penal, Reza el primero de ellos "No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración", y el segundo "Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas".

A la luz de tales preceptos, es el legislador el que tiene encomendada la definición de los tipos penales, dentro de su función constitucional y como máxima expresión de la voluntad popular a la hora de establecer cual hubiera de ser el "minimum ético" que la sociedad pretende defender a través de la sanción penal.

En tal sentido, la redacción postulada por el legislador en la aludida reforma, es clara en cuanto a la tipificación de los tipos penales que aquí nos ocupan, y no consta en la Exposición de Motivos de la citada Reforma que fuera otra su intención a la hora de ampliar el ámbito de punición de tales conductas. Concretamente en el apartado tercero de dicha Exposición de Motivos, en relación con los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, se hace constar que "e) Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial son objeto de una agravación de la pena y, en todo caso, de la mejora técnica de su tipificación, de acuerdo con la realidad social, la configuración del tipo delictivo y su repercusión en la vida económica y social. Por ello, desaparece también el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, de modo que a partir de ahora podrán perseguirse de oficio".

A la vista de ello, el Juez, en su función de aplicación de la Ley emanada de la Soberanía Popular encarnada en el parlamento, tiene vedado, en el ámbito del derecho penal, y a tenor de los principios expuestos, la aplicación de la norma penal de supuestos distintos a los fijados en la norma, en ningún caso, pero máxime cuando, como ocurre en el presente caso, la norma es clara.

Las conductas delictivas definidas en torno a los derechos de la propiedad industrial giran en torno a los signos falazmente utilizados, y a los productos sobre los que se hubieran estampado los mismos, para la defensa de los derechos de los titulares de los derechos de explotación de los mismos. Pero cede la protección penal cuando los signos, y los productos, son auténticos, como ocurre en el presente caso, y la apelante no discute, siendo quebrantadas las formalidades relativas al comercio internacional de tales productos, lo que podrá ser objeto de protección a través de los mecanismos dispuestos en otras ramas del Derecho”



LA DESPENALIZACIÓN DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/2010

Finalmente, como consecuencia de la Ley Orgánica5/2010, las importaciones paralelas han desaparecido del tipo del artículo 274 CP que entró en vigor el pasado 23 de diciembre de 2010, manteniéndose sin embargo en el tipo del artículo 210 CP. Por lo tanto, a pesar de que la importación extracomunitaria no autorizada de productos lícitos protegidos por derechos de autor o conexos sí puede perseguirse en la vía penal, no puede ahora acudirse a esta vía para obtener protección cuando el producto importado está protegido por un derecho de propiedad industrial.

La despenalización de las importaciones paralelas de productos amparados por derechos de propiedad industrial en la nueva versión del Código Penal dio lugar a que durante la Sesión del Pleno del Senado celebrada el 15 de septiembre de 2010 el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència I Unió, presentara una moción por la que se instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para reforzar la protección del interés de los titulares de marca en el caso de las importaciones paralelas y su control aduanero. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 512, de fecha 13 de septiembre de 2010). (Número de expediente 671/000098).

Durante las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios con motivo de dicha moción se evidenció que detrás de la despenalización de las importaciones paralelas estaba el principio de proporcionalidad y de intervención mínima del Código Penal.

Así, el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista justificó la eliminación de las importaciones paralelas del tipo del artículo 274 CP afirmando que “las importaciones paralelas son productos originales auténticos cuya importación no ha sido autorizada por el titular de la marca y equipararlas a las de los productos falsificados supondría una calificación excesiva y contraria al principio de proporcionalidad que inspira el Código penal”.

En su turno de palabra, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado criticó la desvinculación de las importaciones paralelas del ilícito penal, afirmando que precisamente la incertidumbre de los sectores económicos afectados y la desconfianza de los legisladores en la reforma aprobada era lo que provocaba que hubiese que “promover nuevas medidas amparadas –cómo no- en el marco jurídico europeo e internacional”. Por eso afirmaba que “la protección jurídica actual, por tanto, se presenta como insuficiente e ineficiente”.

Efectivamente, la protección penal de las importaciones paralelas favorecía el ejercicio de acciones judiciales por parte de los titulares afectados al constituir una vía más coercitiva, más rápida y menos costosa para la defensa de sus intereses, y una alternativa interesante ante la imposibilidad de acudir al Reglamento Comunitario 1383/2003 para paralizar en la aduana las mercancías de productos originales importadas ilícitamente. Por eso esta reforma ha sido duramente criticada por los sectores afectados, que consideran que la despenalización de estas conductas supone una merma en la prohibición de importación paralela de productos auténticos. Habrá que ver por tanto si las iniciativas para reforzar la protección del interés de los titulares de marca en el caso de las importaciones paralelas y su control aduanero discutidas en el Senado dan los frutos esperados o si, por el contrario, la reforma introducida en el Código Penal hace que la protección de los titulares de derechos de propiedad industrial resulte insuficiente.