Bird & Bird verteidigt erfolgreich die Farbmarke „Sparkassen-Rot“ beim Bundesgerichtshof

21 Juli 2016

Bird & Bird LLP verteidigt für den Dachverband der Sparkassen, den Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), die Eintragung der abstrakten Farbmarke Rot (HKS 13). Diese Farbe ist das Erkennungszeichen der Sparkassen im Markt und wurde 2002 von Bird & Bird als abstrakte Farbmarke für die Kerndienstleistungen der Sparkassen (Retailbanking) angemeldet.

Im Rahmen eines umfangreichen und intensiv geführten Markenstreits mit der spanischen Santander-Gruppe, die ein nahezu identisches Rot für ihren Außenauftritt einsetzt, hatte Santander die Löschung der Marke beantragt. Der Streit hat bereits das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), zwei Senate des Bundespatentgerichts (BPatG) und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) beschäftigt. Im Juli 2015 hatte das Bundespatentgericht als Vorinstanz die Löschung der Farbmarke angeordnet.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun auf die Rechtsbeschwerde des DSGV diese Entscheidung aufgehoben und die Löschungsanträge von Santander zurückgewiesen. Streitrelevant war, welche Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu stellen sind. Dies betrifft insbesondere auch Fragen der Demoskopie. In der mündlichen Begründung lehnte der BGH den Maßstab des Bundespatentgerichts als zu streng ab.

Dr. Olaf Langner, Chefsyndikus vom DSGV sagt zu diesem Erfolg: „Dieses Urteil ist ein Meilenstein in der langjährigen und komplexen Auseinandersetzung. Zu jedem Zeitpunkt war uns Bird & Bird ein verlässlicher Partner, was sich nun auch in dem erfolgreichen Ausgang widerspiegelt!“

Sebastian Fischoeder, Counsel bei Bird & Bird sieht den Prozesserfolg in der „intensiven und guten Zusammenarbeit mit dem DSGV Inhouse-Team“ begründet. 

Dr. Uwe Lüken, Partner bei Bird & Bird ergänzt: „Wir haben gemeinsam Strategien entwickelt, die deutlich über die reine Prozessführung hinaus gingen. Die aktive, eigene Akzente setzende, Begleitung des Prozesses seitens des DSGV und die Bereitschaft auch ungewöhnliche Ansätze zu verfolgen, macht die Zusammenarbeit mit dem Team vom DSGV so einzigartig.“

Der DSGV hat das Verfahren intensiv gesteuert und begleitet durch Dr. Olaf Langner (Chefsyndikus), Dr. Florian Engelhardt, Dr. René Fiedler und Dr. Daniel Bohne.

Auf Seiten von Bird & Bird waren die folgenden Anwälte tätig: Partner Dr. Uwe Lüken, Counsel Sebastian Fischoeder und Associate Dr. Jan Bärenfänger (alle Markenrecht/Düsseldorf). Vor dem Bundesgerichtshof waren die BGH-Anwälte Dr. Reiner Hall (Kanzlei Jordan & Hall) und Prof. Dr. Christian Rohnke (Kanzlei von Gierke & Rohnke) für den DSGV tätig.

Hintergrund:
Die Mandatsbeziehung geht noch auf Zeiten vor Begründung des ersten Bird & Bird Büros in Deutschland 2002 zurück. Bird & Bird berät den DSGV umfangreich in Markenangelegenheiten und teilweise auch darüber hinaus. Die Farbe „HKS 13“ wurde 2007 als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen. Die Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind streng und es gelingt nicht vielen Unternehmen, Farben als Marken eingetragen zu erhalten.